為規(guī)范商標(biāo)審查審理程序,，保障商標(biāo)審查審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了《商標(biāo)審查審理指南》（以下稱新《指南》）,，并于2022年1月1日起實(shí)行,，原《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)廢止（以下稱原《標(biāo)準(zhǔn)》）。新《指南》在原《標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上,，對(duì)商標(biāo)法第15條第2款有關(guān)特定關(guān)系人搶注商標(biāo)的審查審理內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂,。特別是,，調(diào)整了關(guān)于“在先使用”的判定標(biāo)準(zhǔn)，并增加了常見(jiàn)的“其他關(guān)系”的情形[1],，使得該條款的適用進(jìn)一步明晰,。

在萬(wàn)慧達(dá)近日收到的“巴達(dá)爾”商標(biāo)無(wú)效宣告案件的二審判決書中，北京高院亦通過(guò)商標(biāo)法第15條第2款對(duì)在先使用人的商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了保護(hù),，并對(duì)二級(jí)經(jīng)銷商基于特定關(guān)系而搶注商標(biāo)的行為進(jìn)行了打擊,。在下文中，筆者將結(jié)合新《指南》的規(guī)定和該案案情,，對(duì)該條款的法律適用問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)解讀。

我國(guó)商標(biāo)體系遵循注冊(cè)取得制度,，但對(duì)于符合一定條件的未注冊(cè)商標(biāo),，法律仍然認(rèn)可并保護(hù)其正當(dāng)權(quán)益。為規(guī)制違反誠(chéng)信的商標(biāo)搶注行為,，我國(guó)商標(biāo)法律制度中設(shè)置了誠(chéng)實(shí)信用原則和一系列具體條款,，《商標(biāo)法》第15條即是其中的重要組成部分[2]，具體規(guī)定如下：

第15條：未經(jīng)授權(quán),，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè),，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用,。

就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似,，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在,，該他人提出異議的,，不予注冊(cè)。

從立法沿革來(lái)看,，《商標(biāo)法》第15條的兩個(gè)條款是我國(guó)履行《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》義務(wù)[3]和誠(chéng)實(shí)信用原則,，并結(jié)合國(guó)內(nèi)商標(biāo)實(shí)踐發(fā)展的共同結(jié)果。2001年《商標(biāo)法》第二次修改時(shí)增設(shè)第15條,，規(guī)定“未經(jīng)授權(quán),，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的,，不予注冊(cè)并禁止使用,。”該條旨在遏制代理人或代表人的惡意搶注行為,，但由于適用范圍有所局限,，實(shí)踐中容易被行為人規(guī)避[4]。例如遇到在訂立合同過(guò)程,、業(yè)務(wù)磋商,、委托加工的過(guò)程中知悉他人已經(jīng)使用的未注冊(cè)商標(biāo)而搶先注冊(cè)，但又未構(gòu)成代理或代表關(guān)系的情形；甚至只是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)地址鄰近,、明確知曉他人商標(biāo)而搶注的情形,，往往無(wú)法通過(guò)上述條款來(lái)規(guī)制搶注行為。由此,，2013年《商標(biāo)法》第三次修改時(shí)增設(shè)了第15條第2款,，禁止具有特定關(guān)系并明知他人商標(biāo)存在而進(jìn)行搶注，擴(kuò)大了保護(hù)范圍,。至此,，第15條兩個(gè)條款的規(guī)定共同構(gòu)成了現(xiàn)行《商標(biāo)法》對(duì)于特定商業(yè)關(guān)系人商標(biāo)搶注行為的規(guī)制。 

（一） 新《指南》中15條第1款和第2款適用條件的比較

從《商標(biāo)法》第15條的規(guī)范設(shè)計(jì)來(lái)看,，第1款和第2款在適用對(duì)象,、法律效力等方面存在一定差異，規(guī)制的情形有明確區(qū)分,。兩款之間為擇一適用的關(guān)系,，成立一款，另一款則不成立[5],。

第1款針對(duì)的是“代理人或代表人搶注商標(biāo)”的行為,，其法律效力是“不予注冊(cè)并禁止使用”；對(duì)雙方關(guān)系的要求更為嚴(yán)格,，限定為“代理或代表”關(guān)系,；但不要求被代理人或者被代表人在先使用該商標(biāo)，只要證明該商標(biāo)為被代理人或被代表人所有即可,。第2款針對(duì)的是“具有特定關(guān)系而明知他人商標(biāo)存在而搶注商標(biāo)”的行為,，解決的是“代理、代表”關(guān)系之外的其他特定關(guān)系的搶注行為,，并要求“在先使用”,，法律效力只有“不予注冊(cè)”。由于兩條款的法律效力不同,，因此第1款的適用條件較第2款更為嚴(yán)格,。

根據(jù)新《指南》，兩款規(guī)定的適用條件對(duì)比表如下（見(jiàn)第十一章,、十二章）： 

（二）新《指南》對(duì)15條第2款“特定關(guān)系”和“在先使用”要件的解析

1,、特定關(guān)系：商標(biāo)法15條2款采用列舉形式描述了“特定關(guān)系”的范圍，即“合同關(guān)系,、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系和其他關(guān)系”,。新《指南》進(jìn)一步列舉了“特定關(guān)系”的常見(jiàn)類型：（1）買賣關(guān)系；（2）委托加工關(guān)系,；（3）加盟關(guān)系（商標(biāo)使用許可）,；（4）投資關(guān)系,；（5）贊助、聯(lián)合舉辦活動(dòng),；（6）業(yè)務(wù)考察,、磋商關(guān)系；（7）廣告代理關(guān)系,；（8）其他商業(yè)往來(lái)關(guān)系,。“常見(jiàn)的其他關(guān)系”包括：（1）親屬關(guān)系,；（2）隸屬關(guān)系,；（3）營(yíng)業(yè)地址臨近。

最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第十六條也對(duì)“其他關(guān)系”進(jìn)行了解釋：

（1）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人之間具有親屬關(guān)系,；

（2）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人之間具有勞動(dòng)關(guān)系,；

（3）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人營(yíng)業(yè)地址鄰近；

（4）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾就達(dá)成代理,、代表關(guān)系進(jìn)行過(guò)磋商，但未形成代理,、代表關(guān)系,；

（5）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾就達(dá)成合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系進(jìn)行過(guò)磋商,，但未達(dá)成合同,、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系。

如符合上述任何一種情形,，均屬于“特定關(guān)系”的范疇,。但此處并非窮盡列舉，“其他關(guān)系”的具體內(nèi)涵并不局限于司法解釋列舉的情形,。例如,，在“雅琪”商標(biāo)案中，商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人的關(guān)聯(lián)公司存在銷售代理關(guān)系[6],；“CHOPPIES”案中,，商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人的委托方存在合作關(guān)系，最終均適用商標(biāo)法15.2對(duì)惡意搶注的商標(biāo)宣告無(wú)效[7],。

2,、在先使用：在先使用人只需證明商標(biāo)已經(jīng)使用，無(wú)需證明商標(biāo)通過(guò)使用具有了一定影響,?！笆褂谩钡男螒B(tài)并非只有在實(shí)際銷售的商品、提供的服務(wù)上使用,，還包括對(duì)商標(biāo)進(jìn)行推廣宣傳,，以及為標(biāo)有訴爭(zhēng)商標(biāo)的商品或服務(wù)投入市場(chǎng)而進(jìn)行的實(shí)際準(zhǔn)備活動(dòng)[8],。新《指南》相較于原《標(biāo)準(zhǔn)》，取消了僅在中國(guó)市場(chǎng)使用的限制,，因此在其他國(guó)家,、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國(guó)境內(nèi)使用的證據(jù)也可以作為證明其商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充。

（一） 案情概要

巴達(dá)爾制造公司（BARDAHL MANUFACTUREING COPORATION）是世界知名的潤(rùn)滑油生產(chǎn),、銷售商,，于1939年在美國(guó)成立。1981年以“巴達(dá)爾制造公司”的中文名稱在我國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)第1類和第4類上的“”商標(biāo),。

2006年起,，巴達(dá)爾制造公司委托佰達(dá)爾亞太私人有限公司作為其在亞太地區(qū)的總經(jīng)銷商。2012年起,，佰達(dá)爾亞太私人有限公司與深圳鷹鴻才貿(mào)易有限公司簽訂經(jīng)銷協(xié)議,，授權(quán)后者作為“BARDAHL”品牌產(chǎn)品在中國(guó)的分銷商。

2013年,，深圳鷹鴻才貿(mào)易有限公司分別在第1類和第4 類商品上申請(qǐng)注冊(cè)“”中文商標(biāo)（本案訴爭(zhēng)商標(biāo)）,。在訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)后僅一周內(nèi)，深圳鷹鴻才公司就更名為巴達(dá)爾（深圳）貿(mào)易有限公司,，后又更名為巴達(dá)爾（深圳）添加劑技術(shù)有限公司,，在對(duì)外宣傳中使用巴達(dá)爾制造公司的歷史，并在銷售的潤(rùn)滑油等產(chǎn)品上使用巴達(dá)爾制造公司的一系列商標(biāo),。

2017年9月27日,，萬(wàn)慧達(dá)代理巴達(dá)爾制造公司，依據(jù)商標(biāo)法第15條第2款對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提起無(wú)效宣告申請(qǐng),。

（二） 案件難點(diǎn)

1,、如何證明原告與第三人之間具有特定關(guān)系

訴爭(zhēng)商標(biāo)所有人巴達(dá)爾（深圳）添加劑有限公司雖然代為經(jīng)銷巴達(dá)爾制造公司的產(chǎn)品，但前者并非是后者直接的經(jīng)銷商或代理人,，而是以佰達(dá)爾亞太私人有限公司作為橋梁和紐帶,，作為二級(jí)經(jīng)銷商銷售相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)上文中對(duì)15條兩款規(guī)定的分析,，本案如適用15條第1款中的“代理人或代表人搶注商標(biāo)”的規(guī)定則較為牽強(qiáng),，訴爭(zhēng)商標(biāo)所有人也更容易以“雙方不具有直接代理關(guān)系”為由規(guī)避法責(zé)任。因此我方換而通過(guò)15條第2款的“特定關(guān)系”來(lái)尋找突破點(diǎn),。

在本案中我方提交了佰達(dá)爾亞太公司與巴達(dá)爾添加劑公司簽訂的經(jīng)銷協(xié)議,、雙方的往來(lái)郵件溝通（提到以“巴達(dá)爾”或“巴道爾”作為“BARDAHL”品牌在中國(guó)運(yùn)營(yíng)時(shí)的中文商標(biāo)，并盡快注冊(cè)）,。證明了巴達(dá)爾添加劑公司和巴達(dá)爾制造公司之間具有特定關(guān)系,，巴達(dá)爾添加劑公司明知巴達(dá)爾制造公司的“巴達(dá)爾”未注冊(cè)商標(biāo)存在。

基于我方證據(jù),，一審和二審法院認(rèn)定：巴達(dá)爾（深圳）添加劑公司與巴達(dá)爾制造公司系同行業(yè)從業(yè)者,，巴達(dá)爾（深圳）添加劑公司在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前,，知曉巴達(dá)爾制造公司的未注冊(cè)商標(biāo)“巴達(dá)爾”并予以搶注，依據(jù)商標(biāo)法第15條第2款的規(guī)定宣告訴爭(zhēng)商標(biāo)無(wú)效[9],。

2,、如何證明巴達(dá)爾制造公司在先使用“巴達(dá)爾”商標(biāo)

針對(duì)這一問(wèn)題，我方亦提交了“巴達(dá)爾”商標(biāo)大量的早期使用證據(jù),。例如原告從1981年開(kāi)始就一直以“巴達(dá)爾制造公司”的中文名稱在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),；1993年、1995年相關(guān)行業(yè)的知名雜志中曾發(fā)表過(guò)文章提到“美國(guó)巴達(dá)爾（BARDAHL）公司”等,，時(shí)間均早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日,。兩審法院均采納了我方在先使用證據(jù)，認(rèn)可巴達(dá)爾制造公司在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前曾將“巴達(dá)爾”使用在潤(rùn)滑油等商品上,。

3,、訴爭(zhēng)商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓給案外人，如何鑒別惡意串通行為

在巴達(dá)爾制造公司2017年9月27日對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提起無(wú)效宣告申請(qǐng)之前半個(gè)月,，巴達(dá)爾（深圳）添加劑公司于2017年9月13日將訴爭(zhēng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給翹宇（深圳）貿(mào)易有限公司,，因此本案最初的無(wú)效宣告被申請(qǐng)人是翹宇公司。但由于翹宇公司屬于案外人,，因此原商評(píng)委未支持我方關(guān)于商標(biāo)法15.2的請(qǐng)求,。

在商評(píng)委2018年8月13日作出維持訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)的裁定后不到兩個(gè)月，訴爭(zhēng)商標(biāo)又于2018年10月6日從翹宇公司轉(zhuǎn)讓回巴達(dá)爾（深圳）添加劑公司名下,。訴爭(zhēng)商標(biāo)在無(wú)效宣告的關(guān)鍵時(shí)刻來(lái)回轉(zhuǎn)讓,，使得15條的適用遇到障礙,。

我方查詢到,，巴達(dá)爾（深圳）添加劑公司與翹宇公司系關(guān)聯(lián)主體，前者的法定代表人（魏某）在后者公司中擔(dān)任監(jiān)事,。我方在訴訟過(guò)程中提交了兩家公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù),，證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在無(wú)效宣告程序前后在關(guān)聯(lián)主體之間來(lái)回轉(zhuǎn)讓，明顯是為了規(guī)避商標(biāo)法第15條的適用,，能夠進(jìn)一步佐證巴達(dá)爾添加劑公司的惡意,。同時(shí)我方主張，應(yīng)當(dāng)更多地考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人的主觀意圖和客觀行為,，訴爭(zhēng)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓不能改變其惡意搶注的本質(zhì),。

在證據(jù)確鑿的情況下，兩審法院均認(rèn)定“巴達(dá)爾添加劑公司來(lái)回轉(zhuǎn)讓訴爭(zhēng)商標(biāo)目的難謂正當(dāng),，亦難以改變其與巴達(dá)爾制造公司之間存在業(yè)務(wù)往來(lái),，其知曉巴達(dá)爾制造公司在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)并予以搶注的事實(shí)”。從而識(shí)破了對(duì)方的詭計(jì),，為15條2款的適用掃清了障礙,。 

1,、若搶注人與在先權(quán)利人有特殊聯(lián)系，可嘗試通過(guò)商標(biāo)法15條保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)

“巴達(dá)爾”商標(biāo)無(wú)效宣告案件為未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)提供了諸多可借鑒的思路,。在實(shí)踐中,，一些企業(yè)或者個(gè)人利用與商標(biāo)在先使用人的特定關(guān)系而惡意搶注該商標(biāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如在訂立合同過(guò)程中,、商業(yè)活動(dòng)中知悉他人已經(jīng)使用的未注冊(cè)商標(biāo)而搶先注冊(cè)等,，嚴(yán)重?fù)p害了在先使用人的權(quán)益。此時(shí)如果能夠證明搶注人與在先權(quán)利人具有某種關(guān)系,，則可以嘗試通過(guò)商標(biāo)法15條對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù),。

2、若商標(biāo)法第15條第1款不能保護(hù),，可嘗試適用15條第2款

如果能證明搶注人系在先權(quán)利人的代理人或代表人,，可適用15條第1款。但如果無(wú)法證明雙方存在直接的代理或代表關(guān)系,，也能夠通過(guò)證明雙方存在其他“特定關(guān)系”來(lái)規(guī)制惡意搶注行為,。能夠更加全面地規(guī)制商標(biāo)搶注行為，起到凈化商標(biāo)注冊(cè)秩序,、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序的效果,。

對(duì)于商標(biāo)在先使用人而言，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中也應(yīng)當(dāng)注意留存合同,、往來(lái)信函和郵件,、交易憑證、采購(gòu)資料等,，防患于未然,。