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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭聰 天津知川知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（特殊普通合伙）

原標題：怎樣開展專利FTO工作？

FTO這個概念來自美國,，全稱是Freedom to Operate,，就是自由實施。而在中國,，隨著跨國投資人購買中國企業(yè)的技術(shù)或股權(quán),，也就逐漸將FTO盡職調(diào)查帶到了國內(nèi)。那我們接觸到最多的FTO需求就是有出口業(yè)務(wù)的,，或者要給外企大品牌商供貨的中國企業(yè),。

那什么叫自由實施呢？是指在不侵犯他人專利權(quán)的情況下,，企業(yè)對技術(shù)自由地進行使用和開發(fā),，并將利用該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)投入市場。這里的FTO專指專利方面的FTO,，或者大家更熟悉的詞是專利侵權(quán)檢索或分析,。

FTO工作的表現(xiàn)形式一般是一份FTO報告，該報告是不侵權(quán)調(diào)查報告/法律意見的一種,，是指對企業(yè)實施的技術(shù)是否侵犯他人的專利權(quán)進行盡職調(diào)查和發(fā)表法律意見,，并作出是否侵犯他人專利權(quán)的分析報告。

隨著越來越多的企業(yè)走出去,，大家的知識產(chǎn)權(quán)保護意識越來越強,，F(xiàn)TO的價值也就越來越明顯。當然FTO報告的作用從形式上看就是評估專利侵權(quán)風險,，但是其商業(yè)價值在不同的場景里有不同體現(xiàn),。

如：

（1）從市場經(jīng)營角度，F(xiàn)TO報告可以為企業(yè)是否進入目標市場提供決策依據(jù),。

（2）在目標國家或地區(qū)發(fā)生專利侵權(quán)行為,，F(xiàn)TO報告可以用于證明被訴侵權(quán)人非主觀故意，避免被法院認定為故意侵權(quán),，從而免于承擔懲罰性賠償責任,。

（3）在通過風險投資增資、并購出讓股權(quán)時,，或在通過首次公開募股(IPO)上市時,，F(xiàn)TO報告還能起到提升企業(yè)股價，還能促進上市進程的順利開展,。

可見,，F(xiàn)TO的價值貫穿企業(yè)的研發(fā)，市場,，戰(zhàn)略等各方面,。

這里要重點解釋一個常見誤區(qū)：很多企業(yè)認為自己有專利就不用考慮專利侵權(quán)風險，或者認為要上市的產(chǎn)品只要做了專利申請或者拿到專利證書就能馬上上市銷售了,。

簡單打個比方,，企業(yè)的產(chǎn)品有自有專利權(quán),，只代表企業(yè)有了自己的防身武器，但是不代表他人（如競爭對手）不會有更鋒利的武器來發(fā)起進攻,。如何避免或防御他人的進攻,，F(xiàn)TO就是要解決這個問題。所以說,，F(xiàn)TO相當于是企業(yè)在市場上行走的防護盾，他人打來了,，企業(yè)可以拿FTO報告向法院或者IPO審核機構(gòu)展示說我們并不侵權(quán),，很有可能企業(yè)就能免于受到該攻擊的影響。

從理論上說,，任何擬上市的產(chǎn)品都應(yīng)該進行FTO分析,。

下文列出了各種可能需要開展FTO工作的場景。

對于場景A,，是開展FTO最多的情形,，因為在企業(yè)走出去的時候，是直面市場競爭最徹底的時候,，沒有FTO這個防護盾會死得很慘,。比如其國外參展，一些知識產(chǎn)權(quán)管控非常嚴格的國家,，會當場在展會扣押展品,，導致企業(yè)直接從展會進入到法庭。一些電商平臺,，如果沒有事先做好FTO,，很可能因為專利侵權(quán)問題，產(chǎn)品在瞬間被下架（比如亞馬遜的平衡車事件）,。

對于場景B,，是企業(yè)的一些重要經(jīng)營環(huán)節(jié)，雖然不是直接的產(chǎn)品上市,，但是這些行為都表明企業(yè)即將實施某些特定的技術(shù),，比如企業(yè)獲得專利許可或交易，那代表他要用這項技術(shù)了,，要使用就代表要進行商業(yè)盈利行為了,，就會有專利侵權(quán)風險。技術(shù)或人才引進,，也代表著要引進一項會進行市場經(jīng)營的技術(shù)或產(chǎn)品,。這些本質(zhì)上都是產(chǎn)品擬上市的行為。

對于場景C,，項目立項,、研發(fā),、制造過程中如果都開展FTO工作，那FTO工作有些太頻繁了,，如果都要委托外部的專業(yè)機構(gòu)來做,，成本會非常大。因此,，通常情況下,，場景A、B,，企業(yè)會委托外部專業(yè)的機構(gòu)來做FTO工作,，對于場景C的項目立項、研發(fā),、制造過程中的FTO,，一般由企業(yè)的內(nèi)部IPR來開展，這些工作更傾向于專利侵權(quán)預警的工作,。

前面兩個小節(jié)講的是why的層面,，那how 的層面呢？即怎樣開展FTO工作呢,？

FTO工作開展的4個前提,。

1、需要扎實的專業(yè)功底,。不是會專利法,，會撰寫專利，會檢索專利就能做FTO的,。會做中國FTO,，不代表會做美國FTO，會做美國FTO,，不代表會做歐洲FTO,。所以我認為能夠具備全面的FTO專業(yè)功底的個人幾乎沒有，需要團隊的集合,，也需要個人不斷的積累和更新專業(yè)知識,。專業(yè)功底除了熟悉法條，有嫻熟的檢索技能,，最重要的還是需要精讀大量經(jīng)典專利侵權(quán)案例,，“法條+案例“才是真實的法律世界的呈現(xiàn)。

2,、需要靠譜的工具,。免費的專利數(shù)據(jù)庫和高收費的商業(yè)數(shù)據(jù)庫檢索出來的信息量肯定不一樣。比如我們做伊朗的FTO，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的專利數(shù)據(jù)庫里一個伊朗專利都沒有,。那我肯定就得換數(shù)據(jù)庫了,。

3、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,。知道怎么做和做過是完全不一樣的,。實戰(zhàn)經(jīng)驗中除了專業(yè)方面的，如檢索的全面性和準確性,，侵權(quán)比對的合法性,、合理性，還有對整個FTO的實際把控能力,。

4,、其他方面的工作前提，比如項目管理能力,，團隊協(xié)作能力。FTO工作的開展絕不對專利服務(wù)人員單方面完成的,，需要不斷的與企業(yè)技術(shù)人員,，市場人員，管理人員進行溝通,，確定各種工作細節(jié),。

在下一部分FTO具體的實施步驟介紹中，F(xiàn)TO工作開展的一些具體難點,，能讓大家更深刻的感受到FTO工作要具備的這些前提有多重要,。

（1）對技術(shù)的定位。一個有形的產(chǎn)品再小,，也五臟俱全,，如結(jié)構(gòu)，材料,，零部件,，外觀，是都要考慮進行分別檢索,，還是選擇其中一個方面就行呢,？這個不是專利工作人員說得算，也不是企業(yè)說得算,，需要雙方進行溝通來敲定,。

比如這個產(chǎn)品的材料非常關(guān)鍵，但是企業(yè)都是外購,，那只需要對供應(yīng)商的專利進行管控,，由供應(yīng)商提供FTO報告，或者在采購合同里把材料的風險責任明確即可，而不用企業(yè)自己來進行材料FTO的工作,。如果結(jié)構(gòu)是企業(yè)自己設(shè)計研發(fā)的,，那也需要進一步明確是整體結(jié)構(gòu)還是局部結(jié)構(gòu)，這樣檢索才會更有針對性,。

（2）地域范圍的界定,。企業(yè)的目標市場在哪，就針對哪個地域的專利,。

（3）時間范圍的界定,。不能偷工減料，如僅選擇最近10年的專利進行檢索,。但也不用太長,，因為發(fā)明專利最長才20年。但有些國家會有不同,，有些領(lǐng)域的專利也有不同的保護期,，比如中國新專利法剛規(guī)定的專利補償期的條款。

（4）法律狀態(tài)的界定,，雖然FTO就是針對有權(quán)專利的風險,，但是還在審查中的專利也是有被授權(quán)的可能。所以法律狀態(tài)不能僅定位在當時授權(quán)專利,，審查中的,，包括PCT國際階段未屆滿的都應(yīng)該囊括在內(nèi)。法律狀態(tài)看似一個簡單的問題,，但是因為每個國家的專利申請制度不同,，法律狀態(tài)的界定標準就不一樣。所以很多國外的專利不能簡單的認為他是無權(quán)或者有權(quán),。有的需要在官方網(wǎng)站上去一一核實,，有的需要查閱這個專利所有審查過程。

FTO的工作委托通常都是企業(yè)產(chǎn)品即將上市的時候,，時間一般非常緊迫,，要在短時間內(nèi)出具一份高質(zhì)量的FTO報告，對工作量的把控非常重要,。所以工作范圍的界定就是定海神針了,。

對于目標產(chǎn)品/技術(shù)的理解，專利服務(wù)人員應(yīng)該更甚技術(shù)人員,，因為技術(shù)人員看到的就是這一款產(chǎn)品或技術(shù),，專利服務(wù)人員需要看到這款產(chǎn)品的上位產(chǎn)品和各種可能的替代品。這樣的檢索基礎(chǔ)才會牢靠,。

比如我曾經(jīng)做的一個化工行業(yè)的FTO,，技術(shù)是苯加氫，但是最后檢索出來的專利有的里面并不是用苯這個詞，而是單環(huán)芳烴,。

所以在做FTO工作時,，對于目標產(chǎn)品/技術(shù)需要進行拆解，細分,，上位,，同位等。

怎樣做FTO檢索不是本文分享的重點,，專利檢索要素表的制定很多檢索老師也都講過,。

這里要強調(diào)的是，F(xiàn)TO檢索是FTO工作中最關(guān)鍵的一環(huán),，沒有檢全檢準,，那所有的工作就是無用的。而檢全和檢準本來就是魚與熊掌不可兼得,。所以只能在理論范圍和經(jīng)驗基礎(chǔ)上盡可能的檢全篩準,。

（1）FTO首先要檢全。前面雖然界定了一些范圍,，但是在檢索時也不能上來直接把范圍卡死,，很可能漏掉了一些關(guān)鍵專利。

比如限定具體一個目標國,，但是該國家的語言用詞比較特殊，但是如果我們選擇的是全球,，很可能是別的國家的專利里會有相關(guān)專利檢出,，通過目標國的同族沒準就能鎖定這個相關(guān)專利。另外,，檢索出的失效專利很可能能用于無效有風險專利的證據(jù),，或者作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)。

（2）還需要：多庫+多人+多語言,。檢不出來怎么辦,？檢索無止境，在有非常清晰明確的檢索邏輯的基礎(chǔ)上,，如果都兼顧實施過,，那就不用糾結(jié)。直接下結(jié)論就行了,。

這里的一個難點就是很可能檢出來了但是篩選的時候成了漏網(wǎng)之魚,。是沒有對技術(shù)有充分的理解，篩選專利時不能很好的匹配,，也有可能是因為專利數(shù)據(jù)量非常大,，因為篩選詞沒有選對，或者人為的疲勞導致漏篩。所以需要更智能的工具+團隊協(xié)作,。

另外,，4、5很可能是往復循環(huán)的過程,，因為在篩選時很可能發(fā)現(xiàn)一些檢索時沒有考慮到的要素,，這時候就需要復檢，復篩,。

侵權(quán)比對的方法也是大家研究的一個熱點,。全面覆蓋原則（字面侵權(quán)），等同侵權(quán)這是最基本的規(guī)則,，絕對不能少,，但是如何實際應(yīng)用，不同段位的人員有不一樣了,。

這也是在FTO工作前提里提到的第一條,，要掌握法律法規(guī)，精通經(jīng)典司法案例,。

一個侵權(quán)官司都有可能在一審二審再審中有不同的侵權(quán)認定結(jié)果,，那怎么就能在一份FTO報告里得出肯定的侵權(quán)結(jié)論呢？

因此,，風險評估一般不是絕對結(jié)論,，而是相對的，有的人習慣用分級來表述風險,，如一級風險,，二級風險，有的人習慣用程度詞表述風險,。如較大風險,，較小風險。這些都是可以的,。

有侵權(quán)風險 vs 無侵權(quán)風險

在2021年以前,，我們對FTO報告結(jié)論并沒有特別關(guān)注，評估結(jié)論有侵權(quán)風險就直接寫上有,，無就寫上無,。但從2021年6月1日之后，F(xiàn)TO報告結(jié)論就沒有那么簡單了,。需要慎重下筆了,。因為如果結(jié)果是有侵權(quán)風險的，然后企業(yè)還是執(zhí)意要去上市,。那這份FTO報告如果真的呈現(xiàn)在侵權(quán)訴訟的法庭上,，難以想象是何等局面,。當然到那時，企業(yè)肯定不會公開這份FTO報告,。但是,，我們也不能因為企業(yè)需要好的結(jié)果就違背法律規(guī)則而隨意改變FTO結(jié)論。因此,，我個人建議,，如果FTO的結(jié)論是有侵權(quán)風險，一定要開展第9項工作,。

可從6個方面考慮,。

（1）改進欲實施的技術(shù)方案，以免落入相關(guān)專利權(quán)的保護范圍

（2）等待相關(guān)專利權(quán)到期

（3）在合適的時機提起專利無效程序

（4）購買專利權(quán),、獲得許可證,、交叉許可、建立專利聯(lián)盟/專利池

（5）暫緩上市計劃,，等待重新上市時機

（6） 做好自己的專利布局

大部分時候考慮這6方面的時機已經(jīng)非常晚了,。所以何時開展FTO，肯定是越早越好,，而不是快要上市時再做,。我們曾經(jīng)遇到一個企業(yè)在產(chǎn)品即將參展之前做FTO，后面結(jié)論是有一篇風險非常大的專利,，但是當時企業(yè)在該產(chǎn)品上已經(jīng)投入9年了,，沒有回頭路了。企業(yè)不想放棄這塊市場,，而風險專利權(quán)人在市場上并沒有做起來,，所以企業(yè)選擇了第6種應(yīng)對預案，就是積累自己的專利權(quán),，待風險發(fā)生時有應(yīng)對的武器。

最后,，關(guān)于FTO的第三個層面,，what，是什么的問題,。

定位：FTO報告是一種法律意見書,，不是一個普通的檢索報告，不是把檢索對象,，檢索結(jié)果一列就完事了,。

這里列出了報告模板的第一層級和一些關(guān)鍵點。