開始注意到這一問題是思博論壇上一時間出現(xiàn)大量帖子,，這些帖子主旨幾乎全在抱怨近期SIPO對實用新型的審查尺度過于嚴苛。

最初,，筆者隱約預感到此次實用新型審查力度的增強似乎預示著即將進行的《專利法》修改有關(guān),，但經(jīng)查閱《專利法修改草案》卻沒有發(fā)現(xiàn)即將修改的《專利法》并未在法律層面對實用新型的定義、審查,、授權(quán)與其他相關(guān)程序作出任何的改動,。

而在進一步搜尋相關(guān)資訊時，筆者卻發(fā)現(xiàn)了SIPO下發(fā)的有關(guān)《實用新型審查部關(guān)于2013 年下半年降低初審合格率的工作辦法》（以下簡稱5號文件）,，其中5號文件的“工作目標”一項開宗名義“...在實用新型初審工作中要充分運用各種手段,，多管齊下，努力減少對低質(zhì)量申請的授權(quán),，保障對高質(zhì)量申請的授權(quán),，力爭實現(xiàn)實用新型初審合格率低于90％的工作目標”。

同時,，日前國知局幾位處長的座談中也指出“即使新穎性沒問題，創(chuàng)造性也有問題，沒有市場保護價值,。從專利立法的本意出發(fā),，這類案子沒有保護意義，是要重點駁回的,?！?SPAN lang=EN-US>

由此看出，實用新型審查尺度日趨嚴苛并非修法的準備步驟,，而是官方從行政角度對實用新型專利申請的控制,。筆者認為，這一次官方對實用新型審查尺度的調(diào)節(jié)的原因可能在于：我國對實用新型專利申請采取初步審查制度,即一般情況下不經(jīng)過檢索來審查實用新型專利申請的新穎性,、創(chuàng)造性,故基本上不對其實質(zhì)授權(quán)條件進行審查,。由此引起初步審查與專利權(quán)的實質(zhì)授權(quán)條件之間的矛盾。所以授權(quán)后的實用新型專利存在權(quán)利穩(wěn)定性差,、社會公眾認識混亂,、干擾正常經(jīng)濟秩序、侵權(quán)訴訟較為繁瑣等問題,。

因此,，這種變化也許已經(jīng)指明了今后實用新型審查的方向，而糾結(jié)于行政干涉是否合理抑或糾纏于審查員主觀因素影響似乎都無益于代理人的日常工作,，而重點在于如何適應(yīng)這種審查尺度的收緊,，進而如何應(yīng)對新審查尺度中的“實用新型”。

以下,，筆者暫結(jié)合具體問題進行一些分析,，以資參考。

一,、    關(guān)于“三性”

對于“三性”來講,，相信對“實用性”這一條毋庸筆者多言，問題應(yīng)該在“新穎性”與“創(chuàng)造性”上,。雖然《專利法》第22條要求“該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步”,，但囿于“實用新型”審查并無實審這一特點而并未在以前蜻蜓點水式的申請過程中帶給諸位前輩造成困擾。

對于“新穎性”來說,，審查指南對此僅指出“審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性,。審查員可以根據(jù)未經(jīng)其檢索獲得的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。 但是,，實用新型涉及非正常申請的,，例如明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者屬于內(nèi)容明顯實質(zhì)相同的專利申請重復提交，審查員應(yīng)當根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性,?！币簿褪钦f，使用新型的新穎性判斷中人的主觀因素具有相當?shù)谋戎亍?SPAN lang=EN-US>

鑒于上述實用新型新穎性的特殊性，筆者找到一段業(yè)內(nèi)前輩對“實用新型”新穎性的答復,，并且認為此段答復有助于對實用新型新穎性進行進一步理解,。這位前輩的答復摘錄如下：“根據(jù)專利審查指南第一部分第二章第11 節(jié)規(guī)定，“初步審查中,，審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性,。”其中所述的“明顯”二字在原條法司司長尹新天所著的《中國專利法詳解》（知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011 年3 月第一版）一書中進行了準確的定義,，即,，“所謂‘明顯’，是指進行初步審查的審查員閱讀專利文件后,，根據(jù)其法律知識和專業(yè)化知識,，不需要深入調(diào)查證實即可認定。” 審查員所提供的對比文件1 是一篇中國專利局授權(quán)公告的實用新型專利文件,，該文件在本申請的背景技術(shù)中沒有提及,，也沒有任何第三者所提供的檢索報告中涉及它，因此顯然是審查員通過檢索獲得的,。那么,，根據(jù)專利審查指南的上述規(guī)定，在本申請未被認定為非正常專利申請的情況下,，即使對比文件1 足以破壞本申請新穎性,，也不應(yīng)當用它來對本申請進行新穎性審查。”

而對于“創(chuàng)造性”來說,，《審查指南》并未規(guī)定在審查階段對“實用新型”的創(chuàng)造性進行審查,。但在目前筆者所獲知的信息中，雖然審查員很難直接指出申請的“實用新型”不符《專利法》第22條第3款,，但是在一些審查意見中出現(xiàn)了申請專利不符《專利法》第2條第3款的駁回形式,。

對此，《5號文件》第三-（二）-1條具體指出“...（4）如果技術(shù)方案是已知技術(shù)的簡單組合并且沒有產(chǎn)生新的技術(shù)效果,，或僅僅是要素關(guān)系變更并且所產(chǎn)生的技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)相同或相似,，可以不用對比文件，直接以‘明顯不是新的技術(shù)方案’為由,，認定為不符合專利法第2條第3款的規(guī)定,。”。 換言之,，審查員會在沒找到對比文件的情況下,，指出：“技術(shù)方案是簡單的疊加，沒產(chǎn)生新的技術(shù)方案,，不滿足2條3款” ,。筆者看來,，這種審查意見其實與質(zhì)疑創(chuàng)造性的審查意見并無二致。

進而,，從“新穎性”與“創(chuàng)造性”兩項準則出發(fā),，透過對一些實用新型審查意見通知書的分析,，筆者發(fā)現(xiàn)：在這些遭到代理人抱怨的審查意見通知書中,，大多數(shù)皆存在“公知常識”與“慣用技術(shù)手段”兩個詞屢次出現(xiàn)。而“公知常識”與“慣用技術(shù)手段”本是在發(fā)明專利審查意見中的常見套路,，如今用于“實用新型”的審查意見通知書中確實有點“突?！薄?SPAN lang=EN-US>

但是,，從業(yè)內(nèi)同仁所回饋的資訊來看,，在進行答復過程中，應(yīng)用將“實用新型”視為“發(fā)明”來對新穎性與創(chuàng)造性進行論述或修改也許是一種有效的方法,。

這里,，通常在答復發(fā)明審查意見通知書時可以請審查員找出相關(guān)的證據(jù)證明其是現(xiàn)有技術(shù)中常用的技術(shù)手段，如果沒有給出證據(jù)直接說明其是慣用手段是不符合專利法和審查指南中的相關(guān)規(guī)定的,，不能使人信服的,。但筆者注意到，在申請實務(wù)中,，由于實用新型之審查過程并非實審而審查員也沒有提出相關(guān)證據(jù)的“義務(wù)”,，所以就目前的反饋而言，一部分索要證據(jù)的實用新型申請已駁回,，而復審情形不得而知,。所以，不建議于實用新型意見陳述書中加入請審查員提供證據(jù)語段,。

這同時意味著,，在撰寫申請文件時，“實用新型”說明書中提供更多實施例,、描述需要解決的技術(shù)問題,，透過更多筆墨闡釋實用新型原理與有益效果可能會提高“實用新型”的獲權(quán)期望。

二,、    關(guān)于第二十六條

《5號文件》第三-（二）-3至4條具體指出“3. 充分發(fā)揮專利法第26條第3款的作用,。專利法第26條第3款適用面廣，并且便捷有效,，對于框圖類申請,、模塊類申請、含有簡單已知電路的生活類申請,，以及其他情形的說明書未充分公開的低質(zhì)量申請,，可適當運用專利法第26條第3款進行審查,。4．加強對權(quán)利要求保護范圍清楚的審查。注意做到對權(quán)利要求的全面審查,，加強對限制權(quán)利要求的各項條款的使用,，特別是對專利法第26條第4款的使用。對權(quán)利要求為功能性限定以及保護范圍過寬的申請應(yīng)嚴格審查,，還要注意辨析是否能得到說明書的支持以及說明書中的相關(guān)內(nèi)容是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定,。”

正如以上引用國知局幾位處長的談話，“即使新穎性沒問題,，創(chuàng)造性也有問題,，沒有市場保護價值”。

由此觀之,，就實用新型申請來說,，《專利法》第26條已然成為一道有力的閘門，而這道閘可能具備更強節(jié)流作用,。

因涉及《專利法》第26條情形過于寬泛,，更是近期同業(yè)者最為迷惑之處，且以筆者之見識實難窮舉此類問題,，現(xiàn)僅以幾例而行初探,。

例1：以下為近期按《專利法》第26條第3款寄予代理人之意見通知書的節(jié)選：

上述審查意見通知書需要申請人做出解釋的問題有二：其一，在于“說明書未公開半導體溫差發(fā)電片的具體型號”,；其二,，在于“說明書未公開半導體溫差發(fā)電模塊組與太陽能集熱系統(tǒng)各部件間的具體連接關(guān)系”。

關(guān)于上述問題一,，盡管出于限索保護范圍的擔心,，申請人和/或其代理人通常并不希望公開具體原件型號，但對比相似的專利申請可以發(fā)現(xiàn),，一些授權(quán)專利（如,，CN 201220060989）則公開了以下內(nèi)容“...溫差發(fā)電材料選擇是整個發(fā)電模塊最重要的環(huán)節(jié)，宜選用經(jīng)濟性好,、熱電轉(zhuǎn)換效率高的新型材料,。目前市場上具有較高品質(zhì)因數(shù)的低溫發(fā)電材料是 Bi2Te3-Bi2Se3固溶體(N型)和 Bi2Te3-Sb2Te3 固溶體(P 型)，如廣東富信電子科技有限公司生產(chǎn)的TEG1-127-2.8-3.5-200型溫差發(fā)電組件等,。但是,，隨著科技的進步新型的更高效的溫差發(fā)電材料會不斷出現(xiàn)，要及時更新采用新材料新技術(shù)...”,。由此來看,，如申請文件內(nèi)未寫明元件則有觸及《專利法》第26條第3款之規(guī)定的嫌疑。誠然,，筆者也認為如果可以說清所解決技術(shù)問題及所公開技術(shù)特征解決這一問題的原理即可,。但筆者猜測這種要求的法理依據(jù)可能來自《專利法》第2條所規(guī)定內(nèi)容“實用新型,，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案,?！币虼耍ㄗh在撰寫實用新型申請時盡力寫出關(guān)鍵部件的示例,。

同時,，筆者還查到在另一份實用新型審查意見通知書中看到類似情況，這份審查意見通知書中審查員認為數(shù)字隔離器,、FPGA的型號與結(jié)構(gòu)沒有給出,，結(jié)果公開不充分。

由此這兩份審查意見通知書可以隱約看出,，SIPO在這方面似乎希望申請人在其遞交的說明書中至少公開一個具體（具有型號）的元件。

關(guān)于上述問題二,，由此意見通知書所述內(nèi)容來看,，申請人沒有強調(diào)“半導體溫差發(fā)電模塊組”與“太陽能集熱系統(tǒng)”各部件的連接方式，因此權(quán)利要求中限定的“太陽能集熱系統(tǒng)”無法與所申請的主要裝置“半導體溫差發(fā)電模塊組”構(gòu)成聯(lián)系,，進而可能導致限定此系統(tǒng)的權(quán)利要求無法滿足《專利法》第26條,。

需要補充的是，在筆者所查閱的一部分關(guān)于實用新型申請的意見通知書中,，發(fā)現(xiàn)近期不少涉及電路的申請被審查員指出“...所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用該手段并不能解決實用新型索要解決的問題,，附圖中也缺少實施該設(shè)想的具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得說明書所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個清楚完整的技術(shù)方案,，因而不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定,。”針對這一情況,，筆者發(fā)現(xiàn)也許可以根據(jù)《審查指南》第1.2.6.2.2節(jié)進行意見陳述,，其中這一節(jié)具體記載了“...產(chǎn)品的構(gòu)造是指產(chǎn)品的各個組成部分的安排、組織和相互關(guān)系,。產(chǎn)品的構(gòu)造可以是機械構(gòu)造,，也可以是線路構(gòu)造。機械構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的零部件的相對位置關(guān)系,、連接關(guān)系和必要的機械配合關(guān)系等,；線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。...”向?qū)彶閱T進行陳述,。同時,，筆者還認為：對于這種審查意見來講，在申請文件中同時于說明書與附圖中盡量明確地展現(xiàn)電路的連接結(jié)構(gòu)不失一種可以防患于未然的做法,。