“1、一種發(fā)動機,，其特征為：其缸筒由以碳化鎢或碳化鈦為硬質(zhì)相且硬質(zhì)相含量為30%－50%的鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料制成,。

　　2、如權(quán)利要求1所述的發(fā)動機,，其特征為：其缸筒所用的鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料選用以碳化鎢作為硬質(zhì)相的,，并選用國標(biāo)F3001、F3002牌號,。”

　　第11582號決定認(rèn)定：本申請的權(quán)利要求1,、2相對于對比文件1(JP57-203753A，公開日為1982年12月14日)和對比文件2(US4933008A,，公開日為1990年6月12日)以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)的結(jié)合不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性,，維持國家知識產(chǎn)權(quán)局于2005年5月27日對本申請作出的駁回決定。其中對于本申請權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性,，作出如下評述：對比文件1公開了一種內(nèi)燃機用耐磨損材料,，并具體公開了以下的技術(shù)特征“該材料可以用于內(nèi)燃機的活塞環(huán)、缸筒,、凸輪軸等部件的制造,，來提高這些部件的耐磨性，這種耐磨損材料在鋼的母材上,，對成形燒結(jié)的鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料進行再熔化結(jié)合（焊接）來形成,，在母材的表面形成有三個層，即硬質(zhì)合金層1、結(jié)合層2和熱影響層3,，該鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料硬質(zhì)相可選擇碳化鎢或碳化鈦,，并且含量為2－40%（該范圍與權(quán)利要求1所要求保護的硬質(zhì)相含量范圍部分重疊）。”（參見該對比文件的第1頁,、第2頁右欄最后一段,、第3頁左欄第1行、第4頁右欄第24行至第27行）,；由此可見權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別僅在于,，權(quán)利要求1的缸筒通體由鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料制成，而對比文件1是在母材上再熔化結(jié)合鋼結(jié)硬質(zhì)合金,。權(quán)利要求1的上述區(qū)別特征是為了解決母材和鋼結(jié)硬質(zhì)合金結(jié)合工藝較難的技術(shù)問題,，然而對比文件2公開了一種耐熱和耐磨的鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料，并具體公開了以下的技術(shù)特征“該材料在用于發(fā)動機的在高溫時需要具有高的耐磨性和耐熱性的部件時表現(xiàn)出優(yōu)良的性能,，適用于發(fā)動機的閥座和閥門,。”（參見該對比文件的第2欄和第9欄的權(quán)利要求1、2）,。因此,，對比文件2已經(jīng)給出了利用鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料來通體制造發(fā)動機的耐磨部件的啟示，并且該特征也起到了簡化制造工藝的作用,。由此可見,，對比文件1和對比文件2已經(jīng)披露了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征。在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2得出該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案,，對所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的,，而且兩者的結(jié)合沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此權(quán)利要求1不具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,，因而不具備創(chuàng)造性,。

　　隨后，復(fù)審請求人起訴到北京市第一中級人民法院和北京市高級 人民法院,，兩審法院均從對比文件1,、2相結(jié)合是否能得到本申請權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案的角度論述了本申請的創(chuàng)造性，最終判定第11582號決定認(rèn)定的事實清楚,，適用法律正確,，程度合法，支持了第11582號決定關(guān)于創(chuàng)造性的認(rèn)定,。

　　在復(fù)審階段和訴訟階段,，復(fù)審請求人一直強調(diào)對比文件1具體實施方式采用1mm厚的鋼結(jié)硬質(zhì)合金壓制毛坯，而在1300-1400℃的高溫下,，1mm厚的毛坯變形將遠遠的超過1mm,，該毛坯根本不能燒結(jié)生產(chǎn)出來,，因此，對比文件1是錯誤的,，沒有實施的可能,，不能作為對比文件來評述本申請的創(chuàng)造性。

　　案例評析

　　本案的焦點在于：對比文件的公開程度是否影響其作為現(xiàn)有技術(shù)來評價在后發(fā)明的創(chuàng)造性,。

　　對于作為現(xiàn)有技術(shù)來評價在后發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性的對比文件的公開程度只在《審查指南》第二部分第三章第2.3節(jié)和第二部分第十章第5.1節(jié)作出相關(guān)規(guī)定,。其中《審查指南》第二部分第三章第2.3節(jié)規(guī)定：引用對比文件判斷發(fā)明或者實用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時,，應(yīng)當(dāng)以對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn),，該技術(shù)內(nèi)容不僅包括明確記載在對比文件中的內(nèi)容，而且包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,，隱含的且可直接地,、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容?！秾彶橹改稀返诙糠值谑碌?.1節(jié)規(guī)定：“專利申請要求保護一種化合物的,，如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性,，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外,。這里所謂“提到”的含義是：明確定義或者說明了該化合物的化學(xué)名稱、分子式（或結(jié)構(gòu)式）,、理化參數(shù)或制備方法（包括原料）,。”

　　除上述提及的化合物新穎性評價時出現(xiàn)的例外情形外，審查指南均未對在新穎性和創(chuàng)造性的評價過程中引用的對比文件公開的程度作出明確規(guī)定,。

　　《2006版審查指南修訂導(dǎo)讀》中對有關(guān)對比文件的內(nèi)容的修訂內(nèi)容作了如下說明：本次修訂刪除了原審查指南如下的內(nèi)容：“一份清楚,、完整地公開了發(fā)明或者實用新型專利申請的技術(shù)方案的對比文件，是損害該發(fā)明或者實用新型專利申請的新穎性的文件”,。原審查指南這樣的表述方式容易使人誤解為只有滿足了專利法意義上的充分公開要求的對比文件,，才能作為評判新穎性的對比文件。這種理解顯然是不恰當(dāng)?shù)?，因為在新穎性判斷過程中應(yīng)當(dāng)按照新穎性的審查原則判斷兩者是否為同樣的發(fā)明或者實用新型,。依照新穎性審查原則，是否為同樣的發(fā)明或者實用新型的判斷方法是對兩者的技術(shù)方案,、技術(shù)領(lǐng)域,、所解決的技術(shù)問題和預(yù)期效果進行比較，如果實質(zhì)上相同,，則是同樣的發(fā)明或者實用新型,，從而不具備新穎性；如果不同,，則不是同樣的發(fā)明或者實用新型,，就具備新穎性,。所以，我們只需要按照判斷是否是同樣的發(fā)明或者實用新型的方法將申請文件與對比文件進行比較,，如果得到兩者屬于同樣的發(fā)明或者實用新型這樣的結(jié)果,，則對比文件就能用來破壞申請的新穎性，而無需首先將對比文件視作一份專利申請對其進行是否充分公開的審查,。

　　由此可見,，在新穎性判斷時除上述例外情形之外，無需考慮對比文件的公開程度,。對于創(chuàng)造性判斷時引用的對比文件的公開程度,，審查指南并未給出明確規(guī)定，而是從創(chuàng)造性的概念,、判斷原則,、方法對對比文件公開的內(nèi)容提出要求。中國專利法規(guī)定：創(chuàng)造性,，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步,。根據(jù)審查指南的規(guī)定,，在具體判斷時，通常由所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員將一份或者多份現(xiàn)有技術(shù)（對比文件）中的不同的技術(shù)內(nèi)容組合在一起,，如果僅僅通過合乎邏輯的分析,、推理或者有限的試驗判斷可以得到要求保護的發(fā)明,，則該發(fā)明不具有突出的實質(zhì)性特點或?qū)嵸|(zhì)性特點,。因此，創(chuàng)造性判斷考慮的是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能從現(xiàn)有技術(shù)得到技術(shù)啟示,，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)得到要求保護的發(fā)明,。對此羅杰·謝克特和約翰·托馬斯合著的《美國專利法原理》中列舉了這樣的一個例子：假設(shè)發(fā)明人提交了一項專利申請,，請求保護可拆卸的汽車座椅與嬰兒車的組合，審查員發(fā)現(xiàn)三份對比文件,，其中對比文件1描述了可拆卸的汽車座椅/嬰兒車組合的構(gòu)思,，但沒有具體提供汽車座椅和嬰兒車如何實際結(jié)合并固定在汽車內(nèi)部地板等內(nèi)容的詳細(xì)描述，故對比文件1不符合能夠?qū)崿F(xiàn)的要求,，即未充分公開,；對比文件2描述了常規(guī)座椅和嬰兒車結(jié)合能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)容，對比文件3描述了以本申請相同的機械方式把可拆卸的座椅固定在汽車內(nèi)部地板能夠?qū)崿F(xiàn)的內(nèi)容,，雖然對比文件2,、3描述了本申請所有技術(shù)特征并且能夠?qū)崿F(xiàn)的，但它們沒有提出對比文件應(yīng)當(dāng)結(jié)合,。即使對比文件1的技術(shù)方案本身無法實現(xiàn),，審查員能夠通過對比文件1來證明將這兩篇對比文件結(jié)合的動機,，進行用不具備創(chuàng)造性進行駁回。在本案中,，對比文件1已描述了為了提高缸筒內(nèi)壁的耐磨性而將內(nèi)壁設(shè)置為鋼結(jié)硬質(zhì)合金,，對比文件2公開了可以利用鋼結(jié)硬質(zhì)合金通體制造發(fā)動機的耐磨部件。根據(jù)對比文件1的公開和所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)知識,，通常要求缸筒內(nèi)壁具有高的耐磨性,，缸筒是發(fā)動機中的常規(guī)耐磨部件，盡管對比文件1關(guān)于缸筒內(nèi)的鋼結(jié)硬質(zhì)合金耐磨層是如何再熔合結(jié)合在母材上的描述并不太清楚或存在暇疵,，但當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對這兩份現(xiàn)有技術(shù)時,，可以利用本領(lǐng)域技術(shù)人員的普通技術(shù)知識和對比文件1中的技術(shù)啟示，即發(fā)動機缸磨內(nèi)壁需要高的耐磨性,，結(jié)合這兩份對比文件,，最終得到本申請的技術(shù)方案,，即利用鋼結(jié)硬質(zhì)合金通體制造缸筒,。因此，在創(chuàng)造性判斷時,，有些情況下作為現(xiàn)有技術(shù)的對比文件即使存在某一部分公開不充分的問題,，所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員仍然可以從中獲得其所需要的有用的技術(shù)啟示，并將其與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合從而獲得解決某一技術(shù)問題的技術(shù)方案,，從這一角度來說現(xiàn)有技術(shù)公開的程度并不必然影響所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員利用其來評價發(fā)明的創(chuàng)造性,。

　　綜上所述，一般來說,，在進行新穎性和創(chuàng)造性評價時,，只需要按照審查指南規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性的判斷原則進行比對就可，對于創(chuàng)造性判斷,，首先要站在所屬技術(shù)領(lǐng)域人員的角度判斷從對比文件公開的內(nèi)容是否有啟示結(jié)合得到發(fā)明所要保護的內(nèi)容,。有些情況下作為現(xiàn)有技術(shù)的對比文件即使存在某一部分公開不充分的問題，所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員仍然可以從中獲得其所需要的有用的技術(shù)啟示,，并將其與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合從而獲得解決某一技術(shù)問題的技術(shù)方案,。值得注意的，從本案一審和二審法院的處理過程也可以看出兩審法院支持上述觀點,。

　　另外,，由本案的審理過程中，我們也可以得到如下啟示：在面對審查員針對發(fā)明的創(chuàng)造性提出質(zhì)疑時,，申請人應(yīng)強調(diào)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從對比文件公開的內(nèi)容是否有啟示結(jié)合得到發(fā)明的技術(shù)方案,，而非強調(diào)對比文件能否實現(xiàn)的問題。

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