這是中國法院第一次明確論述侵權(quán)評(píng)估報(bào)告（FTO）在確定懲罰性賠償中的作用,。關(guān)于FTO的科普，筆者以前寫過幾十篇相關(guān)的文章（FTO文章集錦）,，不再贅述,。

對(duì)企業(yè)來說，關(guān)于FTO報(bào)告,，以下幾個(gè)特別重要的問題需要搞清楚,。

第一，FTO能否成為故意侵權(quán)的證據(jù),？企業(yè)做FTO是為了避免侵權(quán),，但是最后FTO報(bào)告是否有可能被當(dāng)成侵權(quán)的證據(jù),，對(duì)自己反而不利,？

第二，FTO多大程度上可以減輕自己的責(zé)任,？

中國《專利法》第七十一條明確規(guī)定,，故意侵犯專利權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的，可以在賠償基數(shù)的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額,。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返谝粭l：原告主張被告故意侵害其依法享有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重,，請(qǐng)求判令被告承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審查處理,。

所以,，原告請(qǐng)求懲罰性賠償，必須要求同時(shí)滿足兩個(gè)條件,，即故意侵權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重,。

關(guān)于故意侵權(quán)，司法解釋第三條：

（一）被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知,、警告后,，仍繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為的；

（二）被告或其法定代表人,、管理人是原告或者利害關(guān)系人的法定代表人,、管理人,、實(shí)際控制人的；

（三）被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動(dòng),、勞務(wù),、合作、許可,、經(jīng)銷,、代理、代表等關(guān)系,，且接觸過被侵害的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,；

（四）被告與原告或者利害關(guān)系人之間有業(yè)務(wù)往來或者為達(dá)成合同等進(jìn)行過磋商，且接觸過被侵害的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,；

（五）被告實(shí)施盜版,、假冒注冊(cè)商標(biāo)行為的；

（六）其他可以認(rèn)定為故意的情形,。

關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重,，司法解釋第四條：

被告有下列情形之一的，人民法院可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重：

（一）因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔(dān)責(zé)任后,，再次實(shí)施相同或者類似侵權(quán)行為,；

（二）以侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)為業(yè)；

（三）偽造,、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù),；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大,；

（六）侵權(quán)行為可能危害國家安全,、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形,。

我們?cè)倏醇韧咐嘘P(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定,。

（2022）最高法知民終871號(hào)：

故意侵害他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求懲罰性賠償,。百佳經(jīng)營部在本案之前銷售侵權(quán)產(chǎn)品,，金民海因此提起專利侵權(quán)訴訟，雙方達(dá)成和解協(xié)議,，百佳經(jīng)營部承諾停止侵權(quán)并賠償3萬元,。然而，在和解協(xié)議后不久,，百佳經(jīng)營部再次銷售侵權(quán)產(chǎn)品并故意侵權(quán),，構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)。原審法院認(rèn)為百佳經(jīng)營部的侵權(quán)行為未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重,，但本院認(rèn)為其存在侵權(quán)故意和情節(jié)嚴(yán)重的行為,，故應(yīng)適用懲罰性賠償責(zé)任,。

（2021）最高法知民終2480號(hào)：

美國某公司通過日本某株式會(huì)社許可取得涉案專利的排他許可和授權(quán)，并在知曉侵權(quán)行為后有權(quán)采取法律措施制止侵權(quán)行為,。美國某公司發(fā)現(xiàn)岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司未經(jīng)許可銷售侵權(quán)產(chǎn)品,，侵害了美國某公司合法權(quán)益。岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司在知悉侵權(quán)行為后,，仍持續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為,，主觀惡意明顯。法院在推理過程中,，考慮到岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司的侵權(quán)行為及獲利情況,，在確定經(jīng)濟(jì)損失賠償數(shù)額時(shí)考慮懲罰性賠償?shù)挠?jì)算方式。同時(shí),，法院認(rèn)定岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司故意侵害涉案專利權(quán),，且侵權(quán)獲利巨大，故在確定賠償數(shù)額時(shí)應(yīng)考慮懲罰性賠償?shù)挠?jì)算方式,。

（2022）浙01民初1354號(hào)：

毛豆丫公司要求適用懲罰性賠償需滿足兩個(gè)要件：故意侵害專利權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重,。然而，毛豆丫公司的兩次警告行為均未明確涉案專利情況,，且未進(jìn)行有效投訴或提供證據(jù)證明源智公司重新上架銷售,。因此，法院不支持其主張懲罰性賠償?shù)恼?qǐng)求,。

從上述案例我們可以看出,，中國法院在專利侵權(quán)適用懲罰性賠償?shù)臈l件還是較為嚴(yán)格的。這一點(diǎn)與美國明顯不同,，美國一般在原告主張懲罰性賠償?shù)臅r(shí)候,，多以專利引用作為證據(jù),，也就是間接證明被告此前已經(jīng)知曉相關(guān)專利,。相比較而言，中國的專利侵權(quán)懲罰性賠償必須同時(shí)具備故意和情節(jié)嚴(yán)重兩個(gè)條件,，而且對(duì)這兩種情況也進(jìn)行了明確的規(guī)定,。

最高院在確定故意侵權(quán)的時(shí)候使用過司法解釋的兜底條款，即“其他可以認(rèn)定為故意的情形”,，把故意重復(fù)侵權(quán)確定為“其他故意情形”,，這個(gè)顯然比美國法律下引用專利確定為故意的門檻要高得多。

在美的與艾歐史密斯的案件中,，本案確定故意侵權(quán)的原因是被告在實(shí)施專利前發(fā)函給被告,，要求原告免費(fèi)許可相關(guān)專利，原告明確拒絕許可,，被告依然實(shí)施,。這在司法解釋第三條第一款“被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知,、警告后，仍繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為的”范圍內(nèi),。杭州中院和天津三中院均未使用企業(yè)提交的FTO報(bào)告作為故意侵權(quán)證據(jù),。

所以根據(jù)目前法律的規(guī)定，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，即使評(píng)估報(bào)告中已經(jīng)列出了相關(guān)專利,，在既往的案例來看，FTO報(bào)告很難作為故意侵權(quán)的證據(jù),，即使FTO報(bào)告中已經(jīng)列出相關(guān)專利,。相反，FTO報(bào)告還能在確定為懲罰性賠償?shù)臅r(shí)候,，減輕侵權(quán)人的責(zé)任,，較之漠視法律的侵權(quán)人有區(qū)別。但是,，值得一提的是,，這里的FTO報(bào)告中，已經(jīng)明確排除掉相關(guān)專利的風(fēng)險(xiǎn),，認(rèn)為相關(guān)專利可以被無效,，如果結(jié)論完全相反的話，還是否可以減輕責(zé)任,，這個(gè)還很難說,。

這起案例也告訴我們，企業(yè)不必?fù)?dān)心FTO報(bào)告可以作為懲罰性賠償?shù)淖C據(jù),，企業(yè)為了避免侵權(quán),，在產(chǎn)品上市之前有必要進(jìn)行專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但對(duì)于遞交到法院用于減輕或避免故意侵權(quán)責(zé)任的FTO報(bào)告,，至少不能被法院視為漠視法律,。