案情簡介

爭議焦點

裁判要旨

律師解讀

律師介紹

第一階段:專利侵權(quán)訴訟

A公司(以下簡稱“原告”)以B公司(以下簡稱“被告”)侵犯其實用新型專利權(quán)為由,向深圳市某人民法院提起侵權(quán)訴訟?

原告認為被告沒有經(jīng)過其許可,便擅自實施了對原告專利號為201420353549.4的藍牙耳機專利的侵權(quán)行為,且被控產(chǎn)品的技術(shù)特征與原告專利的必要技術(shù)特征相同,落入了原告專利權(quán)保護范圍,構(gòu)成了對原告專利的侵權(quán)?因此,原告請求深圳市某人民法院判令:被告立即停止侵犯本案專利權(quán)的一切行為,銷毀庫存產(chǎn)品;被告賠償原告經(jīng)濟損失(含原告維權(quán)的合理費用)共人民幣10萬元;本案的訴訟費由被告承擔?

被告辯稱:一?被告在答辯期內(nèi)已提出了無效宣告請求,請求本案中止審理?二?被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)?三?被告只是銷售?許諾銷售了被控侵權(quán)產(chǎn)品,但未實施制造行為,原告要求的賠償金額沒有法律依據(jù)?

深圳市某人民法院經(jīng)審理認定被告構(gòu)成侵權(quán),判定被告賠償原告損失?被告不服深圳市某人民法院作出的一審判決,上訴至廣東省高級人民法院?廣東省高級人民法院根據(jù)專利復(fù)審委員會做出的第三次無效決定,判決駁回原告的起訴,撤銷一審判決?

第二階段:無效宣告請求案件

被告針對原告的201420353549.4號實用新型專利向?qū)＠麖?fù)審委員會一共提了三次無效宣告請求?

2015年9月6日,被告第一次向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求,認為該專利權(quán)利要求1不具有專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性,權(quán)利要求2-10不具有專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性,請求宣告本專利權(quán)利要求1-10無效?專利權(quán)人針對上述無效宣告請求于2015年11月13日提交了意見陳述書,并在意見陳述書中指出:對權(quán)利要求書進行了修改,刪除權(quán)利要求1,將權(quán)利要求10的技術(shù)方案提升為新的獨立權(quán)利要求1,并僅在意見陳述書中列出了修改后的權(quán)利要求1-7?專利權(quán)人認為修改后的權(quán)利要求1-7具備新穎性和創(chuàng)造性?

該無效宣告請求案于2016年01月28日舉行了口頭審理?專利復(fù)審委經(jīng)審理做出第28515號《無效宣告請求審查決定書》,認定宣告201420353549.4號實用新型專利權(quán)部分無效,在專利權(quán)人于2016年01月28日口頭審理時當庭提交的權(quán)利要求第1-7項的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效?

2016年5月13日,被告向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了第二次無效宣告請求,請求確認該專利變更后的權(quán)利要求1-7不符合專利法第22條第3款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定,請求宣告本專利權(quán)利要求全部無效?專利復(fù)審委經(jīng)口頭審理,做出了第29796號《專利無效請求審查決定書》,認定在第28515號《無效宣告請求審查決定書》所維持有效的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效?

2016年9月2日,被告向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了第三次無效宣告請求,請求確認該專利變更后的權(quán)利要求1-7不符合專利法第22條第3款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定,請求宣告本專利權(quán)利要求全部無效,同時提交了對比文件1-- CN203301708U,對比文件2-- CN2899356Y,對比文件3-- CN203504719U和對比文件4-- CN201063620Y,上述對比文件的公開日均早于本專利的申請日,可作為評價本專利創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)使用?專利復(fù)審委員會經(jīng)審理做出第31325號《無效宣告請求審查決定書》,宣告201420353549.4號實用新型專利權(quán)無效?

1.被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是否屬于現(xiàn)有技術(shù)?

2.無效宣告請求案的審理結(jié)果能否影響法院審理專利侵權(quán)案件的結(jié)果?

本案系實用新型專利侵權(quán)糾紛,被告沒有經(jīng)過原告的許可,生產(chǎn)?銷售?許諾銷售原告的專利產(chǎn)品,在原告的專利權(quán)有效或者被控侵權(quán)產(chǎn)品所使用的不屬于現(xiàn)有技術(shù)的情況下,被告是構(gòu)成專利侵權(quán)的?

但具體而言,針對第一個爭議焦點,被告在訴訟過程中提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯,并為此提交了專利號為201320481130.2的中國專利(授權(quán)公告日為2014年3月26日)?經(jīng)比對,被告確認其引用的現(xiàn)有技術(shù)文件中未直接公開被控侵權(quán)技術(shù)方案中的“左耳機和右耳機的容腔中設(shè)置有用于向線控裝置供電的電池”這一技術(shù)特征,但認為該現(xiàn)有技術(shù)文獻的說明書的0023段“第二耳孔內(nèi)設(shè)有階梯孔,包括小孔和大孔……同時根據(jù)大孔的形狀,將電源設(shè)為圓柱形的電池,電池剛好可以內(nèi)置于大孔內(nèi),從而可以節(jié)省第二主體的內(nèi)部空間,而為了方便加工,也可以將第一耳筒內(nèi)設(shè)有階梯孔”,可以給出相應(yīng)的技術(shù)啟示?

但深圳市某人民法院經(jīng)審理認為,被告提出的現(xiàn)有技術(shù)是為了克服現(xiàn)有藍牙耳機體積較大以及單耳式設(shè)計之缺陷,提供一種體積較小?采用雙耳佩戴的藍牙耳機,同時,該0023段對于雙耳孔內(nèi)均可設(shè)置有階梯孔的目的是為了方便加工,而未提及雙電池設(shè)計,二者能實現(xiàn)的技術(shù)效果是不同的,故被告提出的現(xiàn)有設(shè)計抗辯法院不予采納,深圳市某人民法院判決被告敗訴?

針對第二個爭議焦點,被告在一審期間,向?qū)＠麖?fù)審委員會提出過兩次專利無效宣告請求,但前兩次專利復(fù)審委員會均未做出原告的實用新型專利無效的決定,故無法影響一審判決的裁判結(jié)果?被告因不服一審判決,上訴至廣東省高級人民法院,在二審期間,被告第三次向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了專利無效宣告請求,且專利復(fù)審委最終做出了原告的實用新型專利全部無效的決定?

被告將2017年2月10日發(fā)文的第31345號宣告本案第ZL201420353549.4號專利權(quán)全部無效的《無效宣告請求審查決定書》提交到二審法院,二審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第二條規(guī)定:“權(quán)利人在專利訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會宣告無效的,審理侵犯專利侵權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴”?判決撤銷深圳市某人民法院作出的民事判決,駁回原告的起訴?也即,無效宣告請求案的審理結(jié)果直接影響了法院的判決結(jié)果?

一?案件的成敗影響被告公司的存續(xù)與發(fā)展

被告是一家專門致力于藍牙耳機的研究?生產(chǎn)及銷售的企業(yè),其與德國某公司共同合作,在藍牙耳機領(lǐng)域投入巨大的人力?物力及財力?若本案原告的侵權(quán)訴訟成立,將對被告公司產(chǎn)生生死攸關(guān)的影響,被告將面臨著巨額虧損乃至破產(chǎn)的窘迫局面?被告律師對涉案專利權(quán)進行檢索?分析,通過無效宣告程序成功的扭轉(zhuǎn)了敗訴的局面,對被告公司的存續(xù)?發(fā)展產(chǎn)生了決定性的影響?

二?我們應(yīng)正視專利權(quán)的性質(zhì)和作用,專利權(quán)僅是相對穩(wěn)定的權(quán)利

由于審批環(huán)節(jié)的制度設(shè)置,特別是對于實用新型而言,不可避免的存在授權(quán)專利仍有瑕疵而應(yīng)被宣告無效的情況?因此我們在侵權(quán)訴訟中,應(yīng)對涉案專利權(quán)持有懷疑態(tài)度,通過專利檢索找尋相應(yīng)證據(jù)來對涉案專利進行比對,進而提起專利無效請求來確認涉案專利權(quán)?

三?本案中被告分別基于不同的事實和理由,一共提起了三次專利無效宣告請求

第一次無效結(jié)果為專利權(quán)部分無效,專利權(quán)人縮小了權(quán)利要求的范圍,第二次無效結(jié)果為維持修改后的專利權(quán)有效,第三次無效結(jié)果為宣布涉案專利權(quán)全部無效?在前兩次無效程序中,被告提交的對比文件被專利復(fù)審委員會認定為不存在對修改后的涉案專利給與技術(shù)啟示?

在第三次無效中,被告提交的對比文件1公開了本專利中左右耳機的容腔中均容納電池進行供電這一雙電池設(shè)計,對比文件3公開了耳機容腔的具體結(jié)構(gòu),專利復(fù)審委員會認定涉案專利的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性,不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定,原告主張的技術(shù)效果均已公開,屬于現(xiàn)有技術(shù)?因此,對涉案專利的無效,很大程度上取決于請求人提交的對比文件是否精準,故如何進行專利分析和專利檢索對無效宣告程序的審查結(jié)果起著至關(guān)重要的作用?

四?法院的審理結(jié)果依據(jù)專利復(fù)審委做出的無效決定作出

因?qū)＠麖?fù)審委宣布了該專利權(quán)全部無效,故認為該專利權(quán)自始不存在,原告對基于該專利權(quán)的起訴失去了法律基礎(chǔ),故依據(jù)該專利提出的起訴應(yīng)予以駁回?

五?在專利侵權(quán)訴訟中,在被控侵權(quán)產(chǎn)品很大可能落入專利保護范圍的情況下如何應(yīng)對

被告為擺脫侵權(quán)指控,一方面,應(yīng)積極的尋找現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計的證據(jù)以進行現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯;另一方面應(yīng)同時提起專利無效宣告請求?侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計抗辯與專利無效宣告請求這兩種手段都可以作為被告擺脫專利侵權(quán)的應(yīng)對措施,但兩者又有著本質(zhì)的區(qū)別?

首先,專利權(quán)一旦被宣告無效,則排除了原專利權(quán)人針對他人實施原專利的行為提出專利訴訟的權(quán)利,而且有溯及既往的法律效力,而法院與管理專利工作的部門認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立,進而認定不構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論只適用于該具體案件;

其次,現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計抗辯要求證明被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計?很多情況下,實際就是尋找涉案專利不具有新穎性的證據(jù),證明要求比較高,證據(jù)也難找?而專利無效宣告理由除了新穎性問題之外,還有創(chuàng)造性問題?說明書公開不充分和權(quán)利要求書得不到說明書支持等很多理由,因而提起專利無效宣告請求往往才是被告擺脫侵權(quán)訴訟的強有力武器,專利侵權(quán)被告應(yīng)當足夠重視且充分利用這一手段?

《匠心卓建》是卓建律師的第一本經(jīng)典案例集,，收錄了自2007年卓建律師事務(wù)所創(chuàng)所以來,，卓建律師親自辦理和總結(jié)的部分經(jīng)典案例。全書分八大篇章,，分別為公司法案例篇,、房地產(chǎn)與建設(shè)工程案例篇,、知識產(chǎn)權(quán)案例篇、金融保險案例篇,、勞動人事案例篇,、刑事案例篇、行政訴訟案例以及其他爭議案例篇,。

《匠心卓建》編委會

主      編  張斌

副  主  編  金振朝00楊林00王志強

編委會成員  朱凱旋00羅梨花00吳疆00鐘燕軍

王茜00毛晶晶00徐凱00王嶺  劉偉  0 0

唐本全00陳意佳00沈冬璇00段璟逸

蕭明皓00謝柳思00李國民00賈春平  

【溫馨提示】鑒于我國并非判例法國家,，個案裁判結(jié)論不具備普遍適用性?！督承淖拷ā废盗形恼碌亩ǜ鍟r間為2019年8月，適用當時有效的法律法規(guī),，至發(fā)布時部分法律法律規(guī)或已修訂,、更新、廢止,，收錄的相關(guān)案例可能因為法律,、法規(guī)、政策的變化,，其觀點或結(jié)論亦可能隨之發(fā)生變化,。讀者在閱讀時請予留意，如有疑問,，歡迎聯(lián)系我們,。

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