圓周率（Pi）是圓的周長與直徑的比值,，一般用希臘字母π表示，它是一個無理數(shù),，在日常生活中,，通常都用3.14代表圓周率去進行近似計算,，故,，今天有π-Day之稱。

π在幾何運算中具有重要意義,，古希臘哲學家、數(shù)學家阿基米德,，中國古代數(shù)學家祖沖之等均在幾千年前就開始了對π的探索，并得到了高精度的近似值,。π在被發(fā)現(xiàn)之時尚無知識產(chǎn)權之說,，但假如置之今日,，阿基米德或者祖沖之老先生是否能利用專利制度將π“保護”起來,？什么樣的技術或者發(fā)明可以通過專利來“保護”？商業(yè)方法,、計算機程序、疾病診斷及治療方法在尋求專利“保護”時應該如何規(guī)劃,？

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作者：老劉

來源：根據(jù)老劉《專利代理實務》課程講義編輯,，略有刪節(jié)。

專利保護客體

  專利法是在工業(yè)社會發(fā)展到一定程度需要對技術成果進行保護的法律制度,，也就是說,，專利法是因應工業(yè)革命發(fā)展的步伐而產(chǎn)生的。因此,，專利法要保護什么,，或者說專利法不保護什么,，就屬于客體保護的問題。專利保護客體,，也叫“專利權的客體”,，即專利法所保護的對象。

  一件專利申請要被批準授權,，必須經(jīng)過兩道門檻,。其中,，第一道門檻就是請求保護的客體屬于專利法的保護對象,。形象地說,，第一道門檻相當于“報名資格”，如果不屬于可以被專利法保護的客體,，則不具備“報名資格”,，也就談不上獲得專利法保護了；如果專利申請通過了第一道門檻,，其還要面臨著第二道門檻，即還必須得符合授予專利權的實質條件,。第一道門檻的作用是將那些不屬于專利法保護的客體直接排斥在外,，而第二道門檻的作用,，是將一些創(chuàng)新程度低的專利申請排斥在外。美國專利法中,，通常將第一道門檻稱為專利適格性（Patent Eligibility）,。由此可見,，專利法不是萬能的,，對于世上的萬物,，專利法并不是都提供保護,，只有哪些屬于專利法保護的方案,，才稱之為“專利客體”,，才是有資格申請專利保護的方案,，才是適格的,。

作為申請專利的“報名資格”的專利保護客體,，其判斷本應相對簡單容易,。但由于工業(yè)革命已經(jīng)進入了以互聯(lián)網(wǎng)為特點的信息技術時代，面對信息技術,、軟件技術的無孔不入，傳統(tǒng)專利法理論在專利保護方面,，越發(fā)顯得跟不上時代的步伐,，體現(xiàn)在對專利客體保護方面，出現(xiàn)了各種不同的觀點與認識,，由此導致專利審查實踐中裹足不前，難以為技術的快速進步提供適當?shù)膶＠ūＷo,。

本章的內(nèi)容，先介紹我國專利法中關于專利保護客體的相關規(guī)定,，并結合專利實務中的案例加深的對專利保護客體的理解,，再介紹美國、歐洲關于專利客體方面的規(guī)定及觀點,。

一、如果理解我國關于專利保護客體的相關規(guī)定

    我國專利法中，將“發(fā)明創(chuàng)造”分為“發(fā)明”,、“實用新型”和“外觀設計”三種類型[1]。根據(jù)專利法第二條的規(guī)定：

“發(fā)明,，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案,。”

“實用新型,，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案,。”

“外觀設計,，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀,、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。”

  根據(jù)上述規(guī)定,，專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造可以分為兩類方案：本質上,，發(fā)明或者實用新型保護的是新的、具有工業(yè)實用性的技術方案,；而外觀設計是不同于技術方案的一種“新設計”方案,。

  我國專利法中，明確排除了不予專利法保護的客體：

“第二十五條對下列各項,，不授予專利權：

（一）科學發(fā)現(xiàn)；

（二）智力活動的規(guī)則和方法,；

（三）疾病的診斷和治療方法,；

（四）動物和植物品種,；

（五）用原子核變換方法獲得的物質,；

（六）對平面印刷品的圖案,、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計,。”

該規(guī)定中所排除的客體,，大致可以分為三種類型。第一種類型是“天然”就不屬于發(fā)明創(chuàng)造之列的,，如“科學發(fā)現(xiàn)”；第二種類型雖然是屬于發(fā)明創(chuàng)造,，但由于某種政策考量,，不宜予以專利保護,；例如,，如果將“疾病的診斷和治療方法”授予專利，可能會對醫(yī)生履行救死扶傷職責時擔心侵犯專利權而造成不必要的困擾,；對于“用原子核變換方法獲得的物質”，則關乎國家的經(jīng)濟,、國防,、科研和公共生活的重大利益，亦不宜作為私權利所壟斷,，因此不能被授予專利權；第三種類型是已經(jīng)采用其他法律法規(guī)進行保護而不再以專利法保護的發(fā)明創(chuàng)造,，例如“動物和植物品種”中的植物品種,，我國已經(jīng)頒布《植物新品種保護條例》[2],，而“動物品種”[3]不予專利法保護的理由一是動物是有生命的物種,，一般是依生物學方法繁殖的,，不是人造的，不應授予專利權,，二是遵循TRIPS協(xié)議第27條之3[4]的規(guī)定,；此外，對于“主要起標識作用”的平面印刷品[5],，則是考慮厘清專利法與商標法在客體上的界限而專門予以排除的,。當然，對于那些實施后可能違反法律的強制性規(guī)定,、違反社會的公序良俗,、妨礙公共利益的申請主題，專利法在總則部分[6]就做出排除性規(guī)定,。

簡言之,，從體系上看，我國專利法關于保護客體的規(guī)定,，是從宏觀方面正向提出“技術方案”和“設計方案”屬于保護客體，又從微觀具體方面反向地對不予專利法保護的客體做出明確的排除規(guī)定,。

由于外觀設計專利保護客體的判斷相對簡單容易,，故不對其做詳細討論,。但對于發(fā)明或實用新型來說，什么是專利法意義上的“技術方案”,，判斷“技術方案”的標準是什么,，在相當長一段時間內(nèi)，卻一直是實務中專利審查的難點和熱點問題,。

二,、判斷“技術方案”的標準---“技術三要素”法

以發(fā)明為例，專利法所稱發(fā)明,，是指對產(chǎn)品,、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

何謂專利法意義上的“產(chǎn)品或方法”,？這個問題是非專利界人士容易混淆的概念,。例如，第三產(chǎn)業(yè)通常將其推出的服務模式也叫做“金融產(chǎn)品”或“旅游產(chǎn)品”,，其屬于人為制定的方案,，就不是專利法意義上的“產(chǎn)品”。而普通公眾通常所說的方法含義更為隨意,，可能包羅萬象,，一般也不會限于專利法意義上的“方法”。

所謂專利法意義上的“產(chǎn)品”,，是指能夠被人直接感知的物理實體,，在專利文獻上，通常以“系統(tǒng),、裝置,、結構模塊、單元”等表達方式出現(xiàn),；所謂專利法意義上的“方法”,，是指具有一系列時間順序的步驟的集合而形成的技術方案，在專利文獻上的表現(xiàn)形式通常為“一種……方法”，工業(yè)上的“制造工藝”也符合專利法意義上的“方法”本質,。由此可見,，專利法意義上的“產(chǎn)品、方法”與日常生活中的“產(chǎn)品,、方法”相比是十分狹義的,。

專利法意義的“技術方案”采用“二分法”分類，包括產(chǎn)品類技術方案和方法類技術方案,。由于專利保護的客體是通過權利要求書體現(xiàn)的,，所以，權利要求的類型也相應分成產(chǎn)品類權利要求和方法類權利要求,，但兩類權利要求的共同屬性都是“技術方案”,。

顯然，除了可以用專利法第五條或第二十五條直接排除的客體以外,，如果能夠一目了然地判斷出某專利申請根本就不屬于“技術方案”,，則表明其無法通過第一道門檻。

    “技術方案”如何判斷,，我國審查指南給出了“技術三要素”判別法：
    “技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合,。技術手段通常是由技術特征來體現(xiàn)的。

 未采用技術手段解決技術問題,，以獲得符合自然規(guī)律的技術效果的方案,，不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的客體,。”

其中,，“技術問題”、“技術手段”,、“技術效果”,，就稱之為“技術三要素”。而所謂“要素”,，是指“技術問題”,、“技術手段”、“技術效果”這三個方面缺一不可,。

專利審查實踐中,，對專利申請是否為保護客體的判斷，主要是針對權利要求所請求保護的方案來審查,。下面,，通過三個具體案例來全面說明“技術三要素”判斷法以及三個要素之間的關系。

案例一

申請人夏某提出了名稱為“一種能使消費者信任的廣告方法”的發(fā)明專利申請[7],，獨立權利要求如下：

“1. 一種能使消費者信任的廣告方法,，其特征在于所述方法的步驟：

1) 先用攝像機A拍到所想拍的畫面B1或視頻B2，所述攝像機A為手機、攝像頭,、照像機,、攝像機、監(jiān)控器,，攝像機A所拍的畫面B1或視頻B2的內(nèi)容,，包括企業(yè)生產(chǎn)出來流入到市場或社會上的產(chǎn)品拿到檢測機構檢測過程和結果或企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品過程，或單位,、機構辦事情景,；在攝像機A拍到的每個畫面B1或視頻B2里有證明攝像機A拍攝時間的畫面C1或視頻C2，即所述畫面C1或視頻C2有電視臺首播的電視節(jié)目畫面或視頻,，或公共場所的畫面或視頻,；

2) 把攝像機A所拍畫面B1或視頻B2放到網(wǎng)站上，產(chǎn)品包裝上或廣告上寫明查詢網(wǎng)址,，或播放到電視上,、手機上、電腦上,。”

上述權利要求的方案,，可以簡單概括為：企業(yè)先將產(chǎn)品的有關生產(chǎn)過程用攝像機拍攝下來（B1或B2），在B1或B2的畫面中有證明拍攝時間的畫面C1或C2,，然后,，將所拍畫面B1或B2放到網(wǎng)站上。

首先,，我們來分析該申請中,，要解決的技術問題是什么？從說明書中的背景技術中找不到其面臨的技術困境,，只是說,，某些直播播出的畫面，其實是早已錄好的“錄播”,。其發(fā)明目的為：“本發(fā)明提供一種能使消費者信任的廣告方法”,。但是，還是看不出該申請要解決什么樣的技術問題,。其次,，從權利要求1中的方案中，其手段僅僅是用攝像機拍下的B1或B2的畫面中有證明拍攝時間的畫面C1或C2,，這樣的手段,，看似是利用攝像機之類的技術手段，但由于沒有明確的“技術問題”,，這種手段難以認為是與解決技術問題相關的手段,；而且,，該方案與如何取得消費者信任根本沒有內(nèi)在關聯(lián)，連“使消費者信任”的一般效果也沒有達到,，那么,，取得任何技術效果更是奢望。

案例二

如果說,，案例一屬于典型的商業(yè)方法,，用“技術三要素”法判斷相對容易。那么,，下面的關于名稱為“可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng)”,、申請?zhí)枮?/span>200410072326.1的發(fā)明專利申請，運用“技術三要素”來判斷該專利申請是否屬于專利法意義上的保護客體,，似乎就不那么直觀了,。

此申請中，獨立權利要求如下：

“1. 一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng),，由信號轉換程序和相應的設施,、交通規(guī)則、交通標志組成,，其特征是：該產(chǎn)品采用了新的燈信號轉換程序軟件(3)以及相應的燈信號產(chǎn)生和轉換控制裝置(4),，并有改進后的相關規(guī)定(1)和新增加的交通標志(2)與其配套，共同組成三色四種燈信號交通管制系統(tǒng)以及三色多種燈信號交通管制系統(tǒng),，成為一個整體的技術方案,，各組成部分缺一不可。”

可以看出,，該獨立權利要求1請求保護一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng),，并具體限定了該系統(tǒng)包含信號轉換程序和相應的設施、交通規(guī)則,、交通標志,、信號燈轉換程序軟件,、燈信號產(chǎn)生和轉換裝置,、相關規(guī)定、新增加的交通標志,、三色四種燈以及三色多種燈等設備,。我們知道，對于交通管制,，可以用交警親自指揮的的人工管制方案,，也可以采用機器設備構成的系統(tǒng)自動進行交通管制，從主題名稱看,，該權利要求請求保護的是一種可以提高安全性和效率的交通管制系統(tǒng),，顯然屬于后者的“自動進行交通管制”方案，且該權利要求中的“交通標志、信號燈轉換程序軟件,、燈信號產(chǎn)生和轉換裝置”屬于“技術手段”,，具體地，“信號燈轉換程序軟件”是在符合交通規(guī)則之下進行“信號燈轉換”控制,，在這些“技術手段”的協(xié)同配合下的交通管制系統(tǒng),，可以取得“提高安全性和效率”的“技術效果”，則可以推論解決了現(xiàn)有技術交通管制系統(tǒng)“安全性和效率不高”的技術問題,。因此,，該申請應符合“技術三要素”的測試，滿足第一道門檻的“報名資格”,，屬于專利保護客體,。

有觀點[8]認為：“該權利要求1的目的實質上是要提供一種使車輛更加安全和高效地通過平面交叉路口時的交通行車規(guī)則，其中雖然涉及到燈信號產(chǎn)生和轉換控制裝置,、交通標志等多個設備,，但是這些設備僅是為了滿足前述人為規(guī)定的行車規(guī)則而采用的公知設備，這些行車規(guī)則沒有給這些公知設備本身的性能帶來任何改進,，也沒有給它們的構成和功能帶來任何技術上的改變,。權利要求1的方案所解決的問題是如何通過人為制定平面交叉路口行車規(guī)則以利用現(xiàn)有的設備提高交叉路口放行能力，這不構成技術問題,；所采用的手段是人為規(guī)定的行車規(guī)則,，不受自然規(guī)律的約束，因而未采用技術手段,；該方案所獲得的效果是實現(xiàn)了對于車輛在平面交叉路口中行車的管理,，不是符合自然規(guī)律的技術效果。因此權利要求1的解決方案不屬于專利法第2條第2款規(guī)定的技術方案,，不屬于專利保護的客體,。”

該權利要求明明請求保護一種“交通管制系統(tǒng)”,，卻當成是請求保護一種“交通行車規(guī)則”,；明明采用了“涉及到燈信號產(chǎn)生和轉換控制裝置、交通標志等多個設備”,，卻不承認這些設備屬于“技術手段”,；明明知道其可以“提高交叉路口放行能力”，卻不認可這是技術效果,。如果沒有這些運用自然規(guī)律的設備構成“交通管制系統(tǒng)”,，豈不是還得回到人工進行干預控制道路交通的原始狀態(tài)？明明是為了提高道路通行能力而使用所謂“公知設備”,，卻強求“給這些公知設備本身的性能帶來任何改進”,，所以,，上述觀點在邏輯上多少有些“文不對題”。關鍵還是要考察該方案的“交通管制系統(tǒng)”是否具備有益的技術效果,。

案例三

在申請?zhí)枮?/span>201010275066.3,，名稱為“手機支付系統(tǒng)及方法”的發(fā)明專利申請復審程序中，復審請求人新提交的權利要求書如下：

“1. 一種手機支付系統(tǒng),，其特征在于,，其包括：

至少一個手機支付終端，存儲與預定銀行卡相關聯(lián)的密鑰信息,；

至少一個收銀臺終端,，結合所述密鑰信息發(fā)起支付請求；和

數(shù)據(jù)服務器,，存儲所述銀行卡的賬戶信息及對應的密鑰信息,，并在接收到所述支付請求時根據(jù)其中的密鑰信息修改對應的銀行卡的賬戶信息，

所述手機支付終端包括：

密鑰模塊,，存儲與預定銀行卡對應的密鑰信息,；和

無線通訊模塊，與所述收銀臺終端交互所述密鑰信息,，

所述收銀臺終端包括：

無線通信模塊,，與所述手機支付終端交互所述密鑰信息；

信息采集模塊,，采集交易時的支付金額信息,；和

中央處理模塊，結合所述密鑰信息和所述支付金額信息發(fā)起支付請求,。”

該權利要求1請求保護的方案是“一種手機支付系統(tǒng)”,，其包括三個單元：“手機支付終端”、“收銀臺終端”和“數(shù)據(jù)服務器”,，故屬于“系統(tǒng)級權利要求”,。該方案通過三個單元的交互實現(xiàn)了收費，是基于信息產(chǎn)業(yè)技術下發(fā)展出來的新的支付模式,。從直觀看應屬于技術方案,。如果運用“技術三要素”法判斷，也應該得出相同的結論,。首先,，該方案采用手機終端支付，使收銀員與消費者都不用直接接觸現(xiàn)金鈔票,，便可快速結賬入賬，并不用找零,，采用網(wǎng)絡通訊等信息技術,，解決了移動支付技術問題,，如果不采取上述的過三個單元的交互系統(tǒng)，是無法解決該技術問題的,；取得了收費入賬的安全性（防止假幣）,、及時性的技術效果。

但此案中,，專利復審委員會[9]認為：“對于本領域技術人員來說,，上述終端及服務器均屬于公知設備，并且其間的數(shù)據(jù)收發(fā),、采集及加密方式均屬于公知技術,，權利要求1的解決方案實質上是基于現(xiàn)有公知設備和技術來完成消費后結算支付，其所解決的問題是如何在消費后進行支付,，不是技術問題,，其采用的手段是人為地制定支付流程，未利用自然規(guī)律,，不屬于技術手段,，所獲得的效果是能夠進行消費后結算，不是技術效果,。因此,，權利要求1不符合專利法第2條第2款的規(guī)定，不屬于專利法保護的客體,?！?/span>

針對復審請求人主張的該申請解決了“安全和成本的問題”，專利復審委員會指出：“上述涉及安全和成本的問題實際上已經(jīng)被現(xiàn)有技術所解決,，現(xiàn)有的設備和手機完全能夠支持加密運算和數(shù)據(jù)交互,，權利要求1的方案實際所解決的問題是如何在消費后進行支付，不是技術問題,。”

小結

通過上述三個案例,，對于如何運用“技術三要素法”判斷客體問題給我們帶來了一些有益的啟發(fā)。在案例一中,，其實際要解決的是“使消費者信任”的問題,，如何才能使得消費者信任？消費者人群的層次千差萬別,，在不做具體限定下,，并沒有一個明確的消費者概念。而且,，所謂“信任”也是一個非常抽象的概念,。可以斷定,，案例一并非解決某個技術問題,。對于案例二,，其權利要求中，既包括技術手段,，又包括體現(xiàn)交通管制規(guī)則的軟件部分,，運用“技術三要素法”判斷時，是從整體上把握該申請是否屬于技術方案,，還是僅僅盯住權利要求中不屬于“技術手段”的某些字眼（如“交通規(guī)則”）就直接下結論,，這兩種不同做法得出的結論截然相反。而案例三中,，雖然該申請采用了“手機支付終端”,、“收銀臺終端”和“數(shù)據(jù)服務器”三個單元的交互的技術手段，在網(wǎng)絡通訊技術的支持下,，卻仍被認為“涉及安全和成本的問題實際上已經(jīng)被現(xiàn)有技術所解決”而遭到駁回,，這實際上是用“創(chuàng)造性”判斷標準替代客體審查。其實,，作為“報名資格”的判斷,，客體審查應該是簡單清晰的判斷，例如,，對于報考公務員的考生報名資格,，只要符合國籍、年齡,、學歷等硬件條件,，就能得出是否符合報名條件的結論，甚至采用軟件程序都可自動進行判斷,，至于是否錄用該考生,，則需要其通過第二道門檻再做判斷。在案例二與案例三中,，經(jīng)過實質審查程序和復審程序,，仍還停留在客體判斷上，則充分說明在“技術三要素法”的運用上還存在著種種誤區(qū),，對于什么是技術問題,，往往任意解讀，尤其是案例三中,，既然承認“上述終端及服務器均屬于公知設備,，并且其間的數(shù)據(jù)收發(fā)、采集及加密方式均屬于公知技術”,，卻仍否定其屬于專利法可以保護的客體,，邏輯上自相矛盾，只能解釋為故意為之。且明顯地揉進了“第二門檻”的標準,，這與客體審查作為“報名資格”的第一門檻屬性格格不入,。因此,，必須反思關于專利法第二條的立法目的究竟是什么,，是否為判斷專利客體而設立的，即專利法第二條的立法目的是什么,。

二,、專利法第二條的立法目的

有學者[10]認為，專利法第二條的作用并非在于給予“發(fā)明創(chuàng)造”以明確的正面的學理定義,，“而是在于明確發(fā)明,、實用新型和外觀設計的區(qū)別?！币簿褪钦f,，專利法第二條的作用在于明確了發(fā)明、實用新型和外觀設計三者在客體上的分工：發(fā)明是關于產(chǎn)品,、方法或者其改進的技術方案,，實用新型是關于產(chǎn)品或產(chǎn)品改進的技術方案，外觀設計是針對產(chǎn)品外觀的設計方案,。

該學者進一步分析道：之所以產(chǎn)生“技術三要素”判斷法在判斷上的復雜,，根源在于我國專利法中對“發(fā)明”同時做出正面定義與反面定義，“很難確保其分別界定的能夠授予專利權的主題范圍和不能授予專利權的主題范圍正好能夠‘無縫’地拼接在一起,，使兩者之間既無空隙,，又無重疊。若有空隙,，則判斷位于其中的主題能否被授予專利權找不到法律依據(jù),；若有重疊，判斷位于其中的主題能否被授予專利權依據(jù)正反兩個定義會得出相互矛盾的結論,，不知該以誰為準,。[11]”

因此，專利法第二條的本原只是對作為第一門檻的專利保護客體的“宣示性”規(guī)定,，即其只針對“技術方案”或“設計方案”提供可能的專利法保護,，表明專利法客體并不是“無所不包”而已。并且,，由于專利法第二條沒有對什么是“技術”本身給出定義,，因此其不宜作為是否為技術方案的具有可操作性的判別標準[12]，而具體的判斷標準,，應依據(jù)我國專利法第五條和第二十五條的“反面定義”來判斷,。

三、關于專利客體問題的立法技術

     （1）     采用“正面定義”的立法技術

美國專利法第101條[13]對專利保護客體做出了如下的寬泛規(guī)定：

“任何人,，但凡發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)了任何新且有用的方法,、機器,、制造物或組合物，或其任何新且有用的改進,，均可在符合本法所規(guī)定的條件和要求的情況下就此獲得專利,。”

日本專利法第二條[14]規(guī)定：“本法所稱‘發(fā)明’，是指利用自然規(guī)律的具有一定高度的技術思想之創(chuàng)造,?！?/span>

（2）采用“反面定義”的立法技術

《歐洲專利公約》第五十二條第（2）項[15]規(guī)定：

“以下各項不屬于第1款規(guī)定的發(fā)明：

a)  發(fā)現(xiàn)、科學理論和數(shù)學方法,；

b)  審美創(chuàng)造,；

c)  智力活動、游戲或者商業(yè)活動的方案,、規(guī)則和方法,，以及計算機程序

d)  信息表述方法。”

而《歐洲專利公約》第五十二條第（3）項又強調(diào)：“當且僅當歐洲專利申請或者歐洲專利只涉及第2款規(guī)定的對象或者活動本身時,，才應當根據(jù)第2款規(guī)定排除于專利授權之外,。”

雖然美國專利法第101條規(guī)定了四種可以獲得專利保護的客體,，即方法,、機器,、制造物和物質組成成分（composition of matter），但在實務中僅僅依據(jù)該條規(guī)定還是難以區(qū)分哪些客體屬于能夠被授予專利權的“發(fā)明范疇”,，好在美國是判例法國家,，法院可以通過個案來建立或完善判斷標準，例如,，1998年,美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在State Street Bank一案中所創(chuàng)設的“是否產(chǎn)生有用,、具體和實在的效果”判斷法。2008年在Bilski v Kappos案中又推翻該判斷法,，轉向了“機器或轉換檢驗法”,，并認為“機器或轉換檢驗法是進行第101條的客體分析的唯一檢驗法[16]” ；2010年又被美國聯(lián)邦最高法院糾正,，認為“機器或轉換檢驗法”不能作為判斷是否滿足客體要件的唯一工具,，但也沒有完全否定，“機器或轉換檢驗法”只是提供了“有益的重要線索”[17],，是一個很好的研究工具,，但并非是確定發(fā)明是否屬于專利保護客體的唯一檢驗法 。不過,，美國專利法實務中,，通過判例法，已達成了“自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象思想” 不屬于專利客體的共識,。

日本專利法對于“發(fā)明”定義中所涉及“自然規(guī)律”,、“技術思想”概念，并試圖“技術”進行學理解釋,。由于這些概念屬于十分基本而又抽象的概念,，隨著社會進步與科技的發(fā)展，對于“技術”的理解也不是一成不變的,，用這些抽象的概念來界定“發(fā)明”,，自然是一件更為困難的事情,，只能是抽象概念之間的循環(huán)定義,，難以成為一個簡單明了的判斷標準。

綜上,，正面定義面臨的難題是無法在實務中提供清晰的,、具有可操作性的判斷標準，故世界各國的專利法中,，大多數(shù)都采用反面定義的立法技術,。

作為反面定義的立法典范，歐洲的專利法專家[18]認為：“公約第52條第2款a)-d)項以非窮盡的方式,，給出了若干不作為“發(fā)明”而不授予專利的對象,。它們本質上都是抽象概念，不具有技術特征,。判斷要求保護的對象是否應予以排除,，應當考慮整個權利要求的內(nèi)容是否具有技術性。由于它們是例外,，根據(jù)公約第52條第3款,，應該進行限制性解釋?！?/span>

對于如何進行“限制性解釋”,，歐洲也有相對明確的共識[19]：“第3款規(guī)定，只有當權利要求指向第2款規(guī)定對象本身時,，它們才不可授予專利,。可見,，第2款法律限制的適用范圍受到嚴格限制,。所以，如果一項權利要求只針對第2款規(guī)定的內(nèi)容,，則不可授予專利權,。然而，如果一項權利要求既包括技術內(nèi)容，又包括予以排除的非技術內(nèi)容,，它仍可以構成一項‘發(fā)明’,。所以，科學發(fā)現(xiàn)的實際應用可以授予專利,，因為權利要求并沒有僅僅指向被排除的科學發(fā)現(xiàn)本身,。而且，權利要求應當作為一個整體予以考慮,?！?/span>

四、客體判斷的“貢獻論”與商業(yè)方法專利申請文件的撰寫

2001年版審查指南在第一部分第一章中規(guī)定：“如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術的貢獻僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分,，則應將該發(fā)明視為智力活動的規(guī)則和方法,，而不應授予其專利權；如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術的貢獻不在于或不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法部分,，則不能依據(jù)專利法第二十五條第二項拒絕授予其專利權,。”這個判斷原則，在專利實務界內(nèi)被稱為“貢獻論”,，或稱“技術貢獻論”,。

換言之，“貢獻論”是將一項權利要求的特征分為兩部分,，一部分是與現(xiàn)有技術共有的特征,，另一部分為對現(xiàn)有技術做出貢獻的特征，如果該做出“貢獻”部分的特征是智力活動的規(guī)則或方法,，則該權利要求是不可專利的,。

在判斷是否“智力活動的規(guī)則和方法”時，“貢獻論”是一個可操作性很強的有效工具,，由于商業(yè)方法或多或少都涉及“智力活動的規(guī)則和方法”,，因此上述“貢獻論”的判斷原則適用于與商業(yè)方法相關的發(fā)明創(chuàng)造，并一度成為審查涉及商業(yè)方法專利申請的流行做法,，但其主要弊端在于：

一是把權利要求的特征肢解為兩部分的作法忽略了整體分析,，容易發(fā)生誤判，例如,，一項發(fā)明與現(xiàn)有技術的共同特征是技術性的,，但卻可能因做出“貢獻”的特征是智力活動的規(guī)則或方法而被歸為不可專利的客體；

二是不符合審查規(guī)律,，造成了邏輯上的混亂,，因為技術三要素是一項方案本身固有的特性，不取決于現(xiàn)有技術的選擇,，是在檢索前就可以確定的內(nèi)容,，“貢獻論”把專利審查的第一道門檻和第二道門檻混為一談,，造成第一道門檻有越俎代庖之嫌；

三是導致了結果的不確定性,，進行客體判斷時,，不同的審查員在運用“貢獻論”可能會選擇不同的現(xiàn)有技術，從而得出不同,、甚至截然相反的結論,。

由于上述原因，2006年和2010年的審查指南中摒除了“貢獻論”,，轉而采用先以智力活動規(guī)則和方法直接排除,、再以技術三要素進行檢驗的做法，例如,，用貢獻論來評判《專利審查指南》第九章的控制橡膠模壓^[20]成型工藝的方法,，其對現(xiàn)有技術做出“貢獻”的部分涉及阿倫尼烏斯方程式（theArrhenius equation），就可能得出其不屬于專利客體的結論,，但審查指南運用“技術三要素”分析認為其屬于屬于專利客體：“該解決方案是利用計算機程序控制橡膠模壓成型工藝過程,，其目的是為了防止橡膠的過硫化和欠硫化，解決的是技術問題,，該方法通過執(zhí)行計算機程序完成對橡膠模壓成型工藝進行的處理，反映的是根據(jù)橡膠硫化原理對橡膠硫化時間進行精確,、實時控制,，利用的是遵循自然規(guī)律的技術手段，由于精確實時地控制了硫化時間,，從而使橡膠產(chǎn)品的質量大為提高,，所獲得的是技術效果。因此,，該發(fā)明專利申請是一種通過執(zhí)行計算機程序實現(xiàn)工業(yè)過程控制的解決方案,，屬于專利保護的客體。”

實務中,，對于涉及商業(yè)方法的專利申請審查,，專利局曾嚴守著方案的“技術性”這一底線，即技術三要素缺一不可,，這比美國的以“機器或轉換檢驗法”為主的做法嚴格了很多,，成為商業(yè)方法專利之路上的一只攔路虎。例如,，對于商業(yè)方法相關專利申請中的權利要求,，審查員首先看是否包含技術特征，如不包含,，就將其歸于智力活動的規(guī)則和方法而直接排除,，如果包含技術特征,，只能說明該權利要求就整體而言并不是智力活動的規(guī)則和方法，審查員還會繼續(xù)判斷該權利要求是否具備技術三要素,，只要其中之一如果不具備,，就會以專利法第二條第二款來反駁，只有在技術三要素同時具備的情況下,，才算通過客體審查這一關,。

由此可見，中國審查員在進行客體審查時,，把技術問題的認定擺在了至關重要的位置,。但《專利審查指南》沒有針對專利法第二條的規(guī)定從正面回答何為技術問題，對技術手段和技術效果的修飾也只是采用了套話式定語“利用了自然規(guī)律”和“符合自然規(guī)律”,，關于“技術特征”的相關描述（“技術手段通常是由技術特征來體現(xiàn)的”）聽起來就更虛無縹緲,，這些都很容易導致審查局面的混亂。

“技術”是一個很難定義的抽象概念,，對于什么是“技術性”,，隨著人類改造自然的步伐不斷邁進縱深領域，“技術”的內(nèi)涵也不斷地變化,，從來就沒有一個明確的標準,。所以，同樣的發(fā)明創(chuàng)造,，不同的人在判斷其是否具備技術三要素時,，結論可能因人而異，甚至截然相反,。因而在實踐中,，審查員在認定技術特征和技術問題時自由發(fā)揮的裁量權太大，很容易把存在相當技術難度的問題歸為非技術問題,，把一些看似頗具技術含量的特征視為非技術特征,，更有一些審查員認為，即便是采用技術手段解決的問題也未必是技術問題,，采用技術手段并不等于就包含技術特征,。多數(shù)審查員只要一看到與商業(yè)領域相關的發(fā)明，就先入為主地為其設定一個商業(yè)目的,，把專利申請歸為試圖解決商業(yè)問題,、以商業(yè)規(guī)則為手段、不具備技術效果,。

設想一下,，如果Bilski案的金融對沖方法在中國申請專利，肯定會“栽在”技術三要素檢驗這一關,。所以,，對于很多在美國通過了客體審查的商業(yè)方法專利申請,，在中國恐怕可能難以通過技術三要素檢驗這道關卡。

關于商業(yè)方法專利申請文件的撰寫還是有一定的規(guī)律可循的,。實務中,，申請人應密切注意審查指南的相關規(guī)定和審查政策導向，運用一些技巧性處理,，商業(yè)方法相關發(fā)明還是能夠獲得專利權,。

首先，要全面規(guī)范發(fā)明名稱,、技術領域,、技術問題、技術效果,，突出整個方案的技術性,，在技術問題和技術特征方面做足文章，讓審查員相信所要解決的是實實在在的客觀技術問題,，在撰寫權利要求和說明書時,，要善用彰顯“技術性”的詞語，慎用商業(yè)活動行為,、商業(yè)規(guī)則等敏感性詞語^[21],。例如，把發(fā)明要解決的問題確定為增強交易安全,、提高交易可靠性,、節(jié)約交易成本、提高交易效率,、加快傳輸速度、提高資源利用率,、控制工業(yè)過程,、管理計算機資源、改善計算機系統(tǒng)的內(nèi)部運行性能等,，把技術手段明確為加密/解密,、加擾/解擾、交織/解交織,、鑒權認證,、改進傳輸機制等等，以便使發(fā)明看上去更像是一個技術方案,，只能通過技術性途徑而非人為設定的商業(yè)交易規(guī)則來解決面臨的問題,。

其次，盡可能描述出與硬件環(huán)境的關聯(lián),，明確地與純商業(yè)方法（如上述案例一）劃清界限,。例如,，如果能夠寫成一個類似ATM機的裝置或系統(tǒng)，以代替人工柜臺操作,，減少勞動強度,，提高工作效率等等^[22]，則其通過客體審查的概率就比較高,。

再者,，可以先從關鍵點的技術角度（如加密/解密算法、鑒權機制,、數(shù)據(jù)格式轉換）入手撰寫獨立權利要求,，然后在從屬權利要求中通過增添附加特征加以擴展。一般情況下,，獨立權利要求通過客體審查之后,，從屬權利要求的專利客體問題也就一并迎刃而解。其他競爭者若想避免侵權,，就只能避開含該技術特征的商業(yè)方法或系統(tǒng)了,。

五、疾病的診斷和治療方法

我國與世界上大多數(shù)國家一樣,，都將疾病的診斷和治療方法排除在專利客體之外,。從本質上說，疾病的診斷和治療方法難以歸入非技術方案之列,，故專利法第二條的規(guī)定無法適用,；而且，其也不屬于科學發(fā)現(xiàn)或者智力活動的規(guī)則,。之所以在專利法第二十五條中做出如此排除規(guī)定,，審查指南[23]道出了個中玄機：“出于人道主義的考慮和社會倫理的原因，醫(yī)生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法和條件的自由,。另外,，這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象，無法在產(chǎn)業(yè)上利用,，不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造,。因此疾病的診斷和治療方法不能被授予專利權。”

其中,，“出于人道主義的考慮和社會倫理的原因”,，屬于公共政策方面的考量；而“這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,，無法在產(chǎn)業(yè)上利用”,，又落入專利法中實用性的范疇。以這兩個性質不同的理由相“糅合”作為排除客體的理由,，在專利法體系中略顯不夠“融洽”,。無獨有偶,《歐洲專利公約（1973）》第52條第（4）項[24]規(guī)定：“醫(yī)治人體或動物的外科方法或者治療方法,，或者人體或動物體之上實施的診斷方法，不是本條第（1）項中所稱具有工業(yè)實用性的發(fā)明,。但是,，本規(guī)定不應當及于采用這些方法的產(chǎn)品，特別是物質或組合物,。” 歐洲的立法者們似乎亦意識到在“專利客體”條款中夾雜著第二道門檻的實用性要件并不合適,，于是在2000年該公約修訂時，將該項從第52條規(guī)定“搬家”到第53條（Exceptions to patentability）中,，作為專利客體的例外規(guī)定列入該第53條之（c）,，這“是因為可以更準確地表明，此排除規(guī)定是基于公共政策的考量,?！?000年公約修訂重新安排這一法條的位置,，并不是要調(diào)整公約法律適用,，而是為了保證醫(yī)療工作者和獸醫(yī)工作者進行救治時，可以自由采用方法,，不為專利保護所累,。但是，對于醫(yī)治方法所采用的產(chǎn)品,，公約第53條c項并不禁止授予專利,。[25]”

如何判斷“疾病的診斷方法”，審查指南規(guī)定,，需要同時滿足以下兩個條件：“ (1) 以有生命的人體或動物體為對象,；(2) 以獲得疾病診斷結果或健康狀況為直接目的?！?/span>

實務中,，判斷“與疾病診斷有關的方法”是否屬于疾病的診斷方法，重點與難點之一在于對該方法的直接目的的把握,，即判斷所述方法的直接目的是為了獲得“診斷結果”，還是為了獲得“中間結果”,？

關于“診斷結果”,，如果專利申請文件中明確記載了要求保護的檢測方法所獲得的結果直接用于診斷特定類型的疾病，則通常無法將檢測結果與診斷目的割裂開來,，應當將檢測所得到的信息認定為“疾病的診斷結果”,。例如，在申請?zhí)枮?/span>02825879.7,、名稱為“檢測來自患者的生物學材料樣品中的堿性鞘磷脂酶的體外方法”的發(fā)明專利審查中,，盡管權利要求是“以離體樣品為對象的”且未涉及相關疾病,，但說明書記載了“堿性鞘磷脂酶在腸道中的存在以及其在結腸直腸癌中檢測到的選擇性降低說明該酶在腸道癌變中起作用”（說明書第2頁第3段）、“超過了正常的基礎值的過量堿性鞘磷脂酶在糞便或生物學流體中的排泄可作為結腸直腸癌變及家族性腺瘤性息肉的有價值的診斷標記物”（說明書第2頁第4段）”,，即通過檢測可能處于上述腸道病理狀態(tài)的患者糞便中的上述標記物來獲得患者的疾病或健康狀況,，確定從所獲得的堿性鞘磷脂酶的信息本身即可直接得出相應疾病的診斷結果或健康狀況，該信息屬于“診斷結果”,，相應的檢測方法屬于疾病的診斷方法,。

對于“中間結果”而言，如果根據(jù)現(xiàn)有技術的醫(yī)學知識并不能從一項離體檢測方法所獲得的結果直接得出被測主體的疾病診斷結果或健康狀況,，則這些結果應認定為中間結果,，該檢測方法并不能獲得被測主體的疾病診斷結果或健康狀況，不屬于疾病的診斷方法,。

申請?zhí)枮?/span>200710073144.X,、名稱為“溶血劑、白細胞分類試劑體系及分類方法”的發(fā)明專利申請,，就涉及到“中間結果”的判斷,。該申請中的權利要求1如下：
“10. 一種采用權利要求7所述的白細胞分類試劑體系對白細胞進行分類的方法，所述方法包括步驟：

A,、將血液標本與足量的所述溶血劑混合適當時間,，使紅細胞完全裂解；

B,、在步驟A得到的混合液中加入所述抑制劑,，阻止溶血劑對白細胞的進一步損害；

C,、將步驟B得到的產(chǎn)物在血液分析裝置上進行分析,。”

在實質審查階段，審查員認為：“由說明書的記載可知,，該方法以臨床血液為研究對象,，該方法的檢測結果是可以獲得血液樣本中白細胞分類情況，而獲得白細胞分類情況可以反映人體的疾病診斷結果或健康狀況,，并引用了參考文件1（“解讀白細胞體積分布圖及白細胞分類的臨床意義”,，吳燦，《實用醫(yī)技雜志》,，2006年5月,，第13卷，第10期）以證明白細胞分類分析結果與疾病診斷的關系,?！辈?jù)此做出駁回決定。

專利復審委員會撤銷了該駁回決定，認為“白細胞分類結果并不能直接獲得疾病診斷結果或健康狀況”,，其運用“三段論”的分析說理值得推崇：

根據(jù)《審查指南》第二部分第一章4.3.1.1節(jié)規(guī)定“一項與疾病診斷有關的方法如果同時滿足以下兩個條件,，則屬于疾病的診斷方法，不能被授予專利權：（1）以有生命的人體或動物體為對象,；（2）以獲得疾病診斷結果或健康狀況為直接目的,。”

對于上述條件（1）,，根據(jù)權利要求10的記載可知其檢測樣品為血液標本,，這屬于離體樣品，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定,，如果權利要求10要求保護的方法以獲得該離體樣品同一主體疾病診斷結果或健康狀況為直接目的,，則仍屬于疾病的診斷方法，不能被授予專利權,。所以,，本案關鍵在于對于權利要求10要求保護的方法的直接目的，即條件（2）的確定,。

對于條件（2）,，根據(jù)權利要求10的記載，其主要步驟包括：“A,、將血液標本與足量的所述溶血劑混合適當時間,，使紅細胞完全裂解；B,、在步驟A得到的混合液中加入所述抑制劑,，阻止溶血劑對白細胞的進一步損害；C,、將步驟B得到的產(chǎn)物在血液分析裝置上進行分析,。”可見,，上述步驟中A,、B是對于樣品的預處理步驟，這些步驟不會獲得檢測結果,；步驟C可以獲得相關樣品的分析結果,。

但是，合議組認為,，步驟C獲得的結果也并不與診斷結果或健康狀況直接相關,。

首先，白細胞分類法是根據(jù)白細胞的結構特點進行分類和數(shù)量統(tǒng)計,，體現(xiàn)的是白細胞的形態(tài)特征和數(shù)量特征，所以這一方法不僅可以應用于醫(yī)學檢測領域,，也可以應用于如血液學研究的其他領域,，用來顯示不同種群或不同個體的白細胞形態(tài)特點或者數(shù)量分布,。而這些領域并不以診斷疾病為目的，白細胞分類的檢測結果僅體現(xiàn)研究對象本身的白細胞形態(tài)特點或數(shù)量特點,，并不存在于疾病診斷結果或健康狀況相關的聯(lián)系,。

其次，即使在醫(yī)學檢測領域中,，白細胞分類的結果也不能認為與診斷結果或健康狀況必然相關,。駁回決定所引用的參考文獻1中（參見參考文獻1第1678頁左欄第3段）即明確記載了“無論任何類型的血細胞分析儀，用于白細胞分類都只能作過篩性實驗,，不能取代顯微鏡下分類,，顯微鏡下的細胞形態(tài)學檢查仍是血細胞形態(tài)學診斷的依據(jù)，還必須結合臨床綜合考慮”,。同時在《全國臨床檢驗操作規(guī)程（第二版）》（中華人民共和國衛(wèi)生部醫(yī)政司,，東南大學出版社，1997）中也有類似的內(nèi)容（參見本書“血液一般檢驗”部分第11頁左欄第3段）,。顯然,，這說明基于血細胞分析儀的白細胞分類僅是一種初步篩選方法，如果要獲得與疾病或健康相關的診斷結果需要進一步的顯微鏡下細胞形態(tài)特征檢查并且結合其他臨床表現(xiàn),。例如被檢測對象在不同年齡階段,、不同生理狀態(tài)下白細胞分類結果均會有所不同，所以僅憑白細胞分類結果不能必然獲得一定的診斷結果,。因此根據(jù)現(xiàn)有技術中的醫(yī)學知識,，白細胞分類結果并不能直接獲得疾病診斷結果或健康狀況。

綜上所述,，本申請中白細胞分類的結果應被認定為中間結果,。由于權利要求10要求保護的方法不滿足條件（2），因此不屬于疾病的診斷方法,。

審查指南還規(guī)定,，“如果一項發(fā)明從表述形式上看是以離體樣品為對象的，但該發(fā)明是以獲得同一主體疾病診斷結果或健康狀況為直接目的,，則該發(fā)明仍然不能被授予專利權,。”

下面的案例，涉及“同一主體”和“健康狀況”的認定分析,。

第16198號復審決定（申請?zhí)枮?/span>03136093.9）是關于如何理解“同一主體”概念的案例,。該案中，權利要求1請求保護一種體外確定neu基因調(diào)節(jié)劑1基因是否為精神分裂癥易感基因的方法,，“該方法包括通過聚合酶鏈式反應－直接測序法和/或聚合酶鏈式反應－限制性片斷長度多態(tài)性分析方法體外檢測neu基因調(diào)節(jié)劑1基因的序列,，之后利用傳遞不平衡檢驗分析所述neu基因調(diào)節(jié)劑1基因的等位基因在精神分裂癥核心家族中的傳遞頻率和單體型傳遞頻率，具有顯著性差異為精神分裂癥易感基因?！睂＠麖蛯徫瘑T會認為：“該技術方案是以離體的基因序列為實施對象,，并且在實施該方案之前已經(jīng)確定了患者對象，在對統(tǒng)計分析的樣本進行檢測后,，以確定同類疾病患者所攜帶的易感基因為結果,，而不是以獲得同一主體疾病診斷結果或健康狀況為直接目的。權利要求1的技術方案不屬于疾病診斷方法范疇,，其符合專利法第25條第1款第（三）項的規(guī)定,。”

申請?zhí)枮?/span>200680021949.3,，名稱為“腎功能分析方法和儀器”的發(fā)明專利申請,，涉及權利要求請求保護的方法是否屬于“健康狀況”的判斷。

在總共有19項權利要求書,，共分為五組,；其中，權利要求1-9涉及一種確定動物腎臟對第一種分子的血管系統(tǒng)清除的速率常數(shù)（k）的方法,；權利要求10-11涉及一種確定動物體內(nèi)分子的分子濾過阻力（ξ）的方法,；權利要求12-14涉及一種估計動物體內(nèi)腎小球滲透性改變的方法；權利要求15-17涉及一種確定動物體內(nèi)一種測試分子的代謝速率的方法,；權利要求18-19涉及一種確定動物的血管系統(tǒng)的生理數(shù)據(jù)的方法,。權利要求1-19的這些方法均涉及以動物體為直接給藥對象；并且,，權利要求1-19的方法中涉及了計算公式例如(RB/RA)(t)＝c α*exp(-kt),、GP＝(IA-IB)/(IA IB)、GP＝(IB-IA)(IA IB),、GFR＝(k*V血漿)/ξ,。專利復審委員會在第47269號復審決定中指出：“根據(jù)這些計算公式以及說明書公開的內(nèi)容可知，上述權利要求中不同參數(shù)的確定均直接或間接與腎小球濾過速率（GFR）相關,，因而這些方法能夠從不同角度表征腎小球過濾率的狀況,，另外，由于腎小球濾過速率的敏感性和特異性均較強,，使得腎小球濾過速率是目前評估腎功能方法的重要指標,，目前臨床上對于腎功能的評估最直接的方法就是通過測定腎小球濾過速率（GFR）來實現(xiàn)的。因此,，權利要求1-19方法中涉及的與GFR相關的數(shù)據(jù)測定是用于通過GFR來診斷腎功能或確定腎臟對葡萄糖的代謝,、腎小球滲透等；而腎功能或確定腎臟對葡萄糖的代謝,、腎小球滲透等均屬于人體或動物體的健康狀況范疇,。所以,，這些方法的直接目的是為了評估患者腎功能等健康狀況，也是對患者是否患有腎臟疾病的一種風險評估,。”因此,，權利要求1-19所述的方法屬于疾病的診斷方法，屬于專利法第25條第1款第（3）項規(guī)定不能被授予專利權的客體,。

六、以Alice Corp.v. CLSBankInt’l 案[26]為視角----美國聯(lián)邦最高法院關于商業(yè)方法專利的專利適格性[27]判斷方法介紹

（1）基本案情

      Alice公司擁有的美國5970479,、6912510,、7194720和7725375專利，均涉及管理各種財務風險形式的基本架構的方案,。CLS銀行經(jīng)營一種促進貨幣交易的全球網(wǎng)絡業(yè)務,，其于2007年提起訴訟，請求法院判令上述專利權利要求無效,、專利不可執(zhí)行或者確認其業(yè)務不構成專利侵權,。Alice公司提出反訴，指控對方業(yè)務侵犯其專利權,。雙方當事人同意以第5970479號專利的權利要求33作為方法專利的代表,。該權利要求33[28]如下：

“一種在當事方之間交換債務的方法，每一方在交換機構擁有一個債權記錄與債務記錄,，該債權記錄與債務記錄用于交換預先確定的債務,，而該方法包括以下步驟：

（a）為每一利益相關方創(chuàng)設一個影子債權記錄與一個影子債務記錄，并由交換機構的一個監(jiān)督機構獨立持有,；

（b）由每一交換機構為每一影子債權記錄與影子債務記錄獲取交易日開始時的平衡表,；

（c）對于導致債務交換的每一筆交易，監(jiān)督機構相應調(diào)整每一相關當事方的影子債權記錄與影子債務記錄,，只有當該交易在任何時候都不會導致影子債務記錄的價值小于影子債權記錄時,，才允許其發(fā)生，而前述調(diào)整按時間的先后進行,；并且

（d）在交易日結束時,，監(jiān)督機構指示交換機構根據(jù)前述對被允許之交易的調(diào)整而對各當事方的債權記錄與債務記錄進行債權與債務的交換，該債權與債務是不可撤銷的,，因時間差所產(chǎn)生的債務由交換機構承擔,。”

該案恰逢美國聯(lián)邦最高法院在Bilskiv.Kappos案中判決Bilski的關于對沖的商業(yè)方法專利無效,，地區(qū)法院于2011年作出判決,，認為涉案專利的所有權利要求都不具備專利適格性，因為其內(nèi)容都只是抽象概念（abstract idea）,，只不過是描述“為了最小化風險而使用一個中立的中介者以促進義務的同時履行”這個抽象概念而已,。

  此案被上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）,。該院組成三人合議庭，判決推翻地區(qū)法院判決,，認為本案中并沒有“明顯證據(jù)”（manifestly evident）涉案權利要求指向了抽象概念,，故認為具有專利適格性。

 由于案件有爭議,，雙方又申請CAFC以全院判決（EN BANC）來重審此案,。重審的結果是，在參加審判的十位法官中,，有七名法官同意專利權人的方法權利要求不具專利適格性,。至于系統(tǒng)權利要求，則形成了5:5的投票結果,，因此仍維持一審判決,。但法官之間對于此類對象究竟是否可以授予專利，還是存在相當大的意見分歧,。這一亂象也促使美國最高法院決定受理此案,，從而在時隔 Bilski v.Kappos[29]案三年之后，再度就軟件和商業(yè)方法的專利適格性問題作出判決,。

美國最高法院于2014年6月19日以9:0作出一致判決,，該判決書由托馬斯大法官主筆。其判決理由中首先指出,，關于專利適格性,，美國專利法第101條并沒有做太多限制，其規(guī)定：“任何人發(fā)明或發(fā)現(xiàn)新的,、有用的程序,、機器、制造物,、組合物,，或任何新或有用的改良，符合本法其他條件或要求下,，均可取得專利,。”

    從該條的文字表述來看,，其對專利客體采用正面描述,，并沒有排除任何項目，但美國最高法院在2013年涉及人體DNA之專利適格性的Myriad Genetics案[30]中,，卻再次重申,，“本法院根據(jù)長久以來的判決，自行建立了三種例外,，分別是自然法則（Laws of nature）,、自然現(xiàn)象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）,。” 即“自然規(guī)律,、自然現(xiàn)象與抽象思想”（laws ofnature,natural phenomena,and abstractideas）是不可專利的,。因為這些東西相當于人類從事創(chuàng)造活動的“積木”（building blocks），不能為任何人所壟斷,；但是,，由積木堆積而成的各種東西，則屬于可專利的發(fā)明,。

美國最高法院在本案中運用“兩步驟”判別法,，以判斷是否屬于不具專利適格性的“自然法則、自然現(xiàn)象與抽象概念”,。第一個步驟中，首先確定所爭議的專利權利要求是否直接指向某種不可專利的概念（patent-ineligible concept）,。如果是,，則需在第二個步驟中追問下去，必須先將每一個權利要求的特征（element）單獨考慮（separately）,，再將這些個特征有機組合之后（as a ordered combination）進行考慮,。是否“將該權利要求的本質特征轉換為一種可專利的應用”[31]。亦即,，要判斷這些個特征有機組合之后,，是否足以達到讓該專利在實際上比不具“專利適格性的概念本身”具有明顯地多（significantly more）的內(nèi)容，使之成為具有專利適格性的申請,。美國最高法院解釋道：第二個步驟就是在尋找發(fā)明概念（inventive concept）,。

美國最高法院認為，涉案權利要求指向的是一種不可專利的抽象概念,，即關于第三方居中結算（intermediated settlement）的抽象思想,。在此部分，回顧了Benson,，Flook, Diehr[32]以及最近的Bilski案件,。特別是將Bilski案件中所涉及的風險對沖（hedging）與該案中的結算風險進行對比，說明兩者都是現(xiàn)代經(jīng)濟學中的“積木”,。

    在第二個步驟中對比了2012年的Mayo案[33],，比如，在Mayo案中,，在抽象思想的后面加上“將之應用”（apply it）字樣,，并不意味著就是對抽象思想的應用；又比如,，在Bilski案中,，將抽象思想限定于“某一特定技術環(huán)境”,，這也不能因此而具有可專利性。

美國最高法院在判決中指出,，Alice公司的權利要求33只是教導使用者將有關居中結算的抽象思想應用于一臺通用性計算機,。如果單獨看其中的任一步驟，均屬于通常做法,；將它們結合起來,，也只是重述了由一臺通用計算機來操作實現(xiàn)居中結算的概念。它們并沒有提出關于計算機本身功能的改進,，也沒有在任何其他技術領域的改進,。因此，這樣做不足以導致將抽象思想轉化為一種可專利的發(fā)明,。

Alice公司的其他獨立權利要求同樣沒有為抽象思想提供實質性東西,。最終，美國最高法院認為涉案專利的三項權利要求,，均不具有專利適格性,。

有三位大法官聯(lián)合發(fā)表了協(xié)同意見（索托馬約爾大法官執(zhí)筆，金斯伯格與布雷耶大法官加入）,，他們認為,，上述判決理由是在重申斯蒂文斯大法官在Bilski案中的觀點，基于歷史原因,，做生意的方法已經(jīng)排除在專利制度之外,，但由于三位大法官完全同意涉案請求保護的客體屬于抽象概念，故贊同主流意見,。

本章小結

   本章介紹了專利保護客體的概念及美國,、歐洲即日本關于專利客體的立法技術。其中,，美國采取正面定義的方式,，但通過判例法，與時俱進地不斷調(diào)整專利保護客體的內(nèi)涵,，歐洲采用反面排除的立法技術,，而我國專利法第五條、第二十五條亦同樣采用反面排除的立法技術,，但專利法第二條卻被列入專利客體的審查依據(jù),，成為駁回理由與無效理由，由此造成專利審查實務中爭議不斷,。我國也一度奉行“貢獻論”來處理專利客體問題,，其根源在于沒有把專利法第二條的規(guī)定理解為“宣示性”條款，卻當作具體的客體判斷標準,，當前的審查實踐中,，已經(jīng)將原來的專利客體轉向到通過創(chuàng)造性進行審查的軌道上來,，但這種認識上的反復與轉變?nèi)灾档脴I(yè)內(nèi)深入思考。專利客體問題表面上看屬于“第一道門檻”的簡單判斷問題,，但在美國,，已經(jīng)演變成調(diào)整專利保護力度的“調(diào)節(jié)閥”。美國最高法院繼2010年Bilski v.Kappos案之后,，又在2012年,，就MayoCollaborative Services et al. v. Prometheus Laboratories案做出判決，否定了以自然法則作為診斷方法的可專利性,；2013年,，在Associationfor Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics中，認為可分離的基因屬于自然界的產(chǎn)品而不可專利,；2014年,，在Alice Corp. v. CLSBank案中，重審了一種以計算機技術實現(xiàn)抽象概念不可專利,。從上述案例可以看出,，美國最高法院基于對科技工具、公共政策的考量和應對非專利實施主體（NPE）的興訟,，借助于對專利適格性的三個例外性解釋，將之前通?？勺鳛槭跈嘀黝}的商業(yè)方法,、疾病診斷/檢測方法以及分離的基因片段等極大排除在可授權主題的范圍之內(nèi)。以往不是問題的專利客體已經(jīng)成為可否獲準專利的關鍵問題,，使美國專利訴訟的重心得以重塑,。專利客體的問題不僅僅是專利法自身的事情，其與產(chǎn)業(yè)技術進步和社會經(jīng)濟發(fā)展的歷程息息相關,。

[1]我國將“發(fā)明,、實用新型和外觀設計”同時規(guī)定在一部專利法中的做法比較少見，大多數(shù)國家的專利法只涉及發(fā)明專利,。但美國專利法中,，將“Utility Patent”和“Design Patent”同時規(guī)定在一部專利法中。

[2]  美國早在1930年就在專利法中引入了植物專利的特別條款,，1952年專利法的第161-164條,，就是關于“植物專利”品種的規(guī)定。

[3]美國對人工培養(yǎng)的動物,，是給予專利法保護的,， 1988年4月12日，哈佛大學的Philip Leder和Timothy Stewart通過基因工程的方法制備出具有高度易感乳腺癌的基因工程小鼠,，其專利申請獲美國專利商標局的批準,。但在歐洲,，其同族專利曾被歐洲專利局駁回，但歐洲專利局上訴委員會在T19/90號決定中撤消了歐洲專利局的駁回決定,，后被授予EP0169672號歐洲專利,。