我國的外觀設(shè)計專利制度系從國外引進而來,。許多專利從業(yè)者認為，外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定工作難度大,，其原因在于“多頭引進”導致立法所依據(jù)的理論并不特別明晰,、成文法的規(guī)定也不特別具體。

一,、問題的由來

2015年1月1日至2016年12月31日,，全國知識產(chǎn)權(quán)案件量呈上升趨勢，2016年較之2015年同比上升41.34%,。案由分布情況如下圖所示,，著作權(quán)侵權(quán)案件量占50.20%，其中以作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)侵權(quán)為主,；商標權(quán)侵權(quán)案件量占34.17%,；專利權(quán)侵權(quán)案件量占15.63%，其中外觀設(shè)計專利權(quán)案件最多。[1]

2017年,，人民法院共新收一審,、二審、申請再審等各類知識產(chǎn)權(quán)案件237242件,，審結(jié)225678件（含舊存）,，比2016年分別上升33.50%和31.43%。[2]

針對2017年全國法院知識產(chǎn)權(quán)案件基本特點,，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭庭長宋曉明特別提出：一年來,，各類知識產(chǎn)權(quán)案件特別是著作權(quán)案件大幅增長。在知識產(chǎn)權(quán)民事一審案件中,，著作權(quán),、商標和專利案件分別為137267件、37946件,、16010件,，同比上升分別為57.80%、39.58%,、29.56%,。[3]

2017年，北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)專利侵權(quán)案件320件,，其中涉及發(fā)明專利163件,、實用新型55件、外觀設(shè)計102件,。專利侵權(quán)判賠額中位值為18萬元,，支持率為47.6%。[4]2017年北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)專利授權(quán)確權(quán)行政案件755件,，其中涉及發(fā)明的387件,、實用新型200件,、外觀設(shè)計137件,、不詳31件。[5]

由此,，但從案件數(shù)量上看,，外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定方法和工作步驟在實踐中的地位不容小覷。

侵害發(fā)明,、實用新型專利權(quán)的判定原則,，即“全面覆蓋”原則，已被司法解釋明文規(guī)定,，判斷侵害發(fā)明和實用新型專利的方法和步驟已經(jīng)基本成熟,、穩(wěn)定。但是，判定侵害外觀設(shè)計專利權(quán)方法和步驟,，還不是特別明確,，更難稱“成熟、穩(wěn)定”,。盡管司法解釋明文規(guī)定了“整體觀察,、綜合判斷”原則，但是在外觀設(shè)計侵權(quán)判定實踐中,，僅憑這個抽象的原則知道操作是遠遠不夠的,。從業(yè)者們只能從各級人民法院的生效案例、典型案例,、指導案例中歸納總結(jié)侵害外觀設(shè)計專利權(quán)的判斷方法和工作步驟,。

二、建議的工作步驟

第一步,，判斷權(quán)利基礎(chǔ)（涉案外觀設(shè)計專利）是否合法有效,、應(yīng)予保護。

判斷的方法主要是核查涉案專利的六視圖,、簡要說明是否清楚,、完整，審核其專利權(quán)評價報告,、專利登記簿,、繳費憑證、專利無效決定書,，綜合判斷涉案專利是否符合專利法授權(quán)條件,、是否應(yīng)得到司法保護。

第二步,，判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品種類是否相同或相近,。

 “認定產(chǎn)品種類是否相同或者相近，應(yīng)當以外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能,、用途,、使用環(huán)境為依據(jù)。確定產(chǎn)品的用途時,，可以按照下列順序參考相關(guān)因素綜合確定：外觀設(shè)計的簡要說明,、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售,、實際使用情況等因素,。如果外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)外觀設(shè)計產(chǎn)品的功能、用途,、使用環(huán)境沒有重疊,，則外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)產(chǎn)品不屬于相同或者相近類別產(chǎn)品,。”[6]

第三步,，確定外觀設(shè)計專利的保護范圍,，解析涉案外觀設(shè)計專利的設(shè)計特征。

1.根據(jù)專利授權(quán)文本,，從六視圖中解析出形狀,、圖案、形狀 圖案,、形狀 色彩,、圖案 色彩、形狀 圖案 色彩等設(shè)計特征（也稱設(shè)計要素,，下文不再贅述）,，分別列表通過文字或圖片描述。

2.從上述設(shè)計特征中,，結(jié)合簡要說明,，識別出具有裝飾性、獨特性的設(shè)計要點（區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的獨特設(shè)計點）,，需要檢索現(xiàn)有設(shè)計,，用“現(xiàn)有設(shè)計群”來證明。

在本文中,，現(xiàn)有設(shè)計群與現(xiàn)有設(shè)計狀況含義相同,。“現(xiàn)有設(shè)計狀況是指在外觀設(shè)計專利申請日之前在國內(nèi)外為公眾所知的相同或相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計的整體狀況以及各設(shè)計特征的具體狀況,。有證據(jù)證明現(xiàn)有設(shè)計具有與設(shè)計特征相同或基本相同的設(shè)計的,，則該設(shè)計特征對產(chǎn)品整體視覺效果影響較小?！?/span>[7]

第四步,，根據(jù)第三步解析內(nèi)容，將涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品進行比對

1.確定本領(lǐng)域一般消費者的認知水平和認知能力,。

一般消費者,，是一種假設(shè)的“人”，對其應(yīng)當從知識水平和認知能力兩方面進行界定,，界定時應(yīng)當考慮外觀設(shè)計專利申請日時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間,?！∫话阆M者的知識水平和認知能力取決于現(xiàn)有設(shè)計的狀況,。當事人應(yīng)當依據(jù)現(xiàn)有設(shè)計的狀況主張一般消費者的知識水平和認知能力。

作為外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者應(yīng)當具備：（1）對外觀設(shè)計專利申請日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計及其常用設(shè)計手法具有常識性了解,；（2）對外觀設(shè)計產(chǎn)品之間在形狀,、圖案以及色彩上的區(qū)別具有一定的分辨力,，但不會注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化,。

2.列出上述設(shè)計特征,、設(shè)計要點中容易被一般消費者觀察到的重點部位。

3.識別和歸納專利與產(chǎn)品設(shè)計方案中的相同點和不同點,。

以本領(lǐng)域一般消費者的視角根據(jù)第三步中解析的設(shè)計特征（設(shè)計要素）,，逐個到被控侵權(quán)產(chǎn)品中去識別、挑選,，識別出專利設(shè)計特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品特征的相同點和不同點,。產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩之間只存在微小變化應(yīng)判定為相同,。

第五步,，分析、判斷不同點中設(shè)計特征對侵權(quán)判定結(jié)果的影響,。

1.分析,、判斷專利設(shè)計要點（獨特點）在相同點列表中還是在不同點列表中。

2.分析,、判斷容易被一般消費觀察到的設(shè)計特征,，在相同點列表中還是在不同點列表中。

3.分析,、判斷不同點中的設(shè)計特征是否屬于功能性技術(shù)特征,。

4.分析、判斷不同點中的每個設(shè)計特征,，設(shè)計空間大還是設(shè)計空間小,。

5.分析、判斷不同點中是否存在足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品區(qū)別于涉案專利的顯著獨特性特征,。

第六步,，根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則進行最終的綜合判斷,。

1.設(shè)計要點是否全部包含在相同點列表里,？肯定的結(jié)論有利于專利權(quán)人。

2.一般消費者容易觀察到的重點部位的設(shè)計特征是否都在相同點列表里,？肯定的結(jié)論有利于專利權(quán)人,。

3.全部不同點的設(shè)計空間是否均足夠大？設(shè)計空間大有利于專利權(quán)人,。

4.不同點中的設(shè)計特征是否屬于功能性技術(shù)特征,？屬于功能性技術(shù)特征有利于專利權(quán)人。

5.不同點中不存在足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品區(qū)別于涉案專利的顯著個性特征,？否定性結(jié)論有利于專利權(quán)人,。

如果上述判斷要點全部有利于專利權(quán)人,，則可以認定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利要求保護的設(shè)計方案相同或相似。

如果不同點中存在至少一個與涉案專利顯著不同的獨特性特征,，使得被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個性特征,，則應(yīng)判定不相同或不相似。

在上述兩點情形之間的情況,，比較難以判定,。判斷者應(yīng)根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則,，結(jié)合案情設(shè)定各判斷要點的權(quán)重,，進行綜合判斷。

第七步：判斷是否為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造,、銷售,、許諾銷售、進口被控侵權(quán)產(chǎn)品,。

根據(jù)現(xiàn)行專利法,，使用與外觀設(shè)計設(shè)計特征相同或相似的產(chǎn)品不侵權(quán)。

判斷為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造,、銷售,、許諾銷售、進口被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為與判斷侵害發(fā)明專利權(quán)權(quán)的方法相同,。

第八步：抗辯事由是否成立,。

除不侵權(quán)抗辯之外，審查,、判斷當事人提出的現(xiàn)有設(shè)計抗辯,、合法來源抗辯、先用權(quán)抗辯等是否成立,。

值得指出的是,，上述工作步驟是常規(guī)的工作步驟，并沒有特別考慮到成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計,、圖形界面外觀設(shè)計的動態(tài)設(shè)計,、要求保護色彩的外觀設(shè)計、使用透明材料能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部透視的外觀設(shè)計等特殊情況,。

三,、尚未解決的問題

1.如何識別和確定“形狀”設(shè)計特征？

形狀是否系指產(chǎn)品的三維輪廓,？

是否要根據(jù)涉案專利的六視圖確定至少六個形狀設(shè)計特征,？

是否要根據(jù)一般消費者的視角，確定容易被觀察到的形狀設(shè)計特征,？

2.設(shè)計要點,、獨特設(shè)計特征如何證明？

根據(jù)法律,、司法解釋,、指導案例、北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南等的要旨,，專利權(quán)人應(yīng)當檢索現(xiàn)有設(shè)計群,，并利用現(xiàn)有設(shè)計群說明設(shè)計要點是具有獨特性。

法律推定一般消費者“對外觀設(shè)計專利申請日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計及其常用設(shè)計手法具有常識性了解”,。但是,，在現(xiàn)有條件下，專利權(quán)人是否有條件達到法律規(guī)定的一般消費者的認知能力和認知水平,？

最實際的問題是,，專利權(quán)人如何才能找到一個有效的工具，檢索到相同或近似種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計及常用設(shè)計手法,？

3.如何證明“被控侵權(quán)產(chǎn)品具有區(qū)別于涉案專利的顯著個性特征”,？

被告是否也要站在一般消費者的視角，利用現(xiàn)有設(shè)計群作為證據(jù),，證明被控侵權(quán)產(chǎn)品中存在獨特性設(shè)計,，該特征使得被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個性特征？

如同專利權(quán)人面臨的困難一樣,，如何才能找到一個有效的工具,，讓被告能夠檢索到相同或近似種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計群呢？

四,、初步的結(jié)論

1.外觀設(shè)計侵權(quán)判定應(yīng)遵循整體觀察,、綜合判斷的判定原則。

2.外觀設(shè)計侵權(quán)判定時應(yīng)重點關(guān)注專利設(shè)計要點,、一般消費者容易觀察到的部分,、設(shè)計空間大小、功能性設(shè)計特征,。

3.外觀設(shè)計侵權(quán)判定時還應(yīng)關(guān)注被控侵權(quán)產(chǎn)品中是否存在涉案專利所不具備的獨特設(shè)計特征,，該獨特設(shè)計特征是否足以導致被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個性特征。

4.針對設(shè)計要點,、獨特設(shè)計特征,，專利權(quán)人（原告）和被控侵權(quán)人（被告）需要利用現(xiàn)有設(shè)計群作為證據(jù)進行證明。

5.確定產(chǎn)品類別時,，應(yīng)參考外觀設(shè)計專利授權(quán)文本的簡要說明,、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售,、實際使用情況,；當被控侵權(quán)產(chǎn)品的功能,、用途、使用環(huán)境與涉案專利不存在重疊時,，應(yīng)判定不構(gòu)成侵權(quán),。

[1]《最高法院：知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件大數(shù)據(jù)分析》，作者bjpaa.org