商標(biāo)侵權(quán)的抗辯手段十分有限,，僅僅限于《商標(biāo)法》實(shí)施條例第49條規(guī)定的正當(dāng)使用情形,。嚴(yán)格意義上講，我國(guó)商標(biāo)法律法規(guī)中沒(méi)有明確規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)的例外抗辯,，這一點(diǎn)與《專利法》和《著作權(quán)法》完全不同,。但從《商標(biāo)法》第52條規(guī)定的“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可”的規(guī)定，還是可以看出一點(diǎn)點(diǎn)“例外抗辯”的痕跡,?！渡虡?biāo)法實(shí)施細(xì)則》第49條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱,、圖形,、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量,、主要原料,、功能、用途、重量,、數(shù)量及其他特點(diǎn),，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用,。”因此,，在某種意義上講，“正當(dāng)使用”可以被認(rèn)為是一種例外抗辯的法律規(guī)定,。然而,，從廣義上講，“正當(dāng)使用” 也并不應(yīng)該僅限于上述第49條規(guī)定的情形,，還應(yīng)包括“合同抗辯”,、“在先使用”等抗辯理由。
一,、“正當(dāng)使用”抗辯的法理分析
商標(biāo)最本質(zhì)的作用在于標(biāo)示商品來(lái)源,、防止混淆，昭示商譽(yù),，以利消費(fèi)者遴選甄別,，由于其這一作用，某一商標(biāo)在消費(fèi)者心目中代表了使用該商標(biāo)的商品來(lái)源于某一特定的生產(chǎn)者,，并具有相同水準(zhǔn)的品質(zhì),。商標(biāo)又是進(jìn)行廣告宣傳的有力工具，其可以成為廠商商業(yè)信譽(yù)（good will）的載體,，它集中承載了生產(chǎn)者通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及大量的廣告宣傳等建立起來(lái)的有關(guān)其產(chǎn)品及其本身的商業(yè)信譽(yù),。《商標(biāo)法》亦須防止搭便車的行為,，以保障商標(biāo)權(quán)人獲得與其商品及商譽(yù)相應(yīng)之報(bào)酬,；商標(biāo)權(quán)人唯受有充分之激勵(lì)，乃能致力研發(fā)高品質(zhì)的商品,，從而促進(jìn)商品的繁榮,。但是，正如一切權(quán)利都有相應(yīng)的限制一樣,，商標(biāo)權(quán)同樣需要受到一定的限制,。事實(shí)上，商標(biāo)權(quán)從來(lái)都不是一種絕對(duì)性的權(quán)利,，取得商標(biāo)權(quán)并不意味著權(quán)利人有權(quán)禁止他人對(duì)其商標(biāo)的一切使用行為,，商標(biāo)能禁止的只是有可能導(dǎo)致混淆的使用。商標(biāo)大多是公共領(lǐng)域中的標(biāo)識(shí),，商標(biāo)權(quán)人選擇其作為自己的商標(biāo)并不能賦予其對(duì)該標(biāo)識(shí)的壟斷性權(quán)利,，而只是在該商標(biāo)成為其產(chǎn)品來(lái)源標(biāo)志的范圍內(nèi),，才有權(quán)受到保護(hù)。自由競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)賴乎商家品牌間的競(jìng)爭(zhēng),，商標(biāo)法則由保障消費(fèi)者獲取真實(shí)的商品信息,，而鞭策商家提升自我，進(jìn)以推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng),。尤其對(duì)于“描述性”的標(biāo)識(shí)來(lái)說(shuō),，這一點(diǎn)尤為明顯。描述性的標(biāo)識(shí)本來(lái)并不具有作為商標(biāo)所要求的顯著性,，只是由于商標(biāo)權(quán)人的使用,，建立起了該標(biāo)識(shí)與特定主體之間的聯(lián)系，即具有了“第二含義”（secondary meaning）,，描述性標(biāo)識(shí)才具有了表明商品來(lái)源的識(shí)別作用,，《商標(biāo)法》才賦予其可以作為商標(biāo)注冊(cè)的地位。但是,，該標(biāo)識(shí)的固有含義,、“第一含義”仍然存在，商標(biāo)權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人在原有意義上使用該標(biāo)識(shí)來(lái)描述自己商品的相關(guān)特點(diǎn),。這正是商標(biāo)使用的“正當(dāng)”性法理所在,。
二、正當(dāng)使用的構(gòu)成要素
TRIPS協(xié)議第17條規(guī)定：成員可規(guī)定商標(biāo)權(quán)的有限例外,，諸如對(duì)說(shuō)明性詞匯的合理使用之類,，只要這種例外顧及了商標(biāo)所有人及第三方的合法利益。1946年《Lanham Act》在第1115節(jié)（b）（4）中,，全面吸收了普通法上法定正當(dāng)使用（Classic Fair Use）制度,。根據(jù)該條款，任意第三人善意,、合理地使用他人的名稱（Name）,、短語(yǔ)（Term）、或圖案（Device）來(lái)描述自己的產(chǎn)品或服務(wù),，只要該使用是一種描述性而非商標(biāo)意義上的使用,，就不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。由此,，美國(guó)法院對(duì)正當(dāng)使用總結(jié)出了三個(gè)構(gòu)成要素：1,、非商標(biāo)性使用（non-trademark use）。非商標(biāo)性使用指被控侵權(quán)人不是將原告的描述性商標(biāo)作為商標(biāo)使用,，即其使用該標(biāo)識(shí)是為了描述其商品的特征而非指示其商品的來(lái)源,。從這一點(diǎn)上也可以看出商標(biāo)法中的正當(dāng)使用與著作權(quán)法中正當(dāng)使用的區(qū)別，它并不像后者那樣賦予了一種普遍性的權(quán)利來(lái)使用他人的描述性商標(biāo),，而限于在該標(biāo)識(shí)的原始描述性含義上使用,。如果使用他人商標(biāo)是用來(lái)指示商標(biāo)權(quán)人或其商品的話,，如對(duì)于重新包裝的商品使用原有商標(biāo),，或者在比較廣告中使用他人商標(biāo),，則不屬于正當(dāng)使用原則調(diào)整的范疇。2,、公平,、善意的使用（used fairly and in good faith）。正當(dāng)使用要保護(hù)的是競(jìng)爭(zhēng)者正當(dāng)?shù)孛枋銎洚a(chǎn)品的權(quán)利,，這種權(quán)利不因某描述性標(biāo)識(shí)被他人注冊(cè)為商標(biāo)而受到損害,。而這個(gè)概念本身就要求對(duì)他人描述性商標(biāo)的使用必須是出于對(duì)自己產(chǎn)品描述的必要，而且這種使用必須是合理且善意的,，即不得不正當(dāng)?shù)乩盟松虡?biāo)所代表的商譽(yù),。公平善意是一種主觀上的要求，一般只能從使用者的使用狀態(tài)等情況來(lái)推斷,。如該標(biāo)識(shí)的描述性含義與后使用者的商品之間相關(guān)的程度,，是否有可替代的表述等等。僅僅知曉某標(biāo)識(shí)是他人的注冊(cè)商標(biāo)并不當(dāng)然意味著使用有惡意,，反之,，如果使用人原本沒(méi)有使用某描述性詞匯，在他人將其注冊(cè)為商標(biāo)之后轉(zhuǎn)而采用該標(biāo)識(shí),，或者是使用了他人商標(biāo)中與描述意義無(wú)關(guān)的那些特點(diǎn),，諸如字型、風(fēng)格,、顏色等,，則可推定其有惡意。3,、僅僅為了描述自己的商品或服務(wù)（only to describe its goods or services）,。即使用他人商標(biāo)不是作為商標(biāo)使用，而僅僅是用來(lái)描述自己商品的特點(diǎn),。
我國(guó)《商標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定主要涉及的是對(duì)產(chǎn)品的名稱,、主要原料等特點(diǎn)的描述，如果遇到對(duì)他人商標(biāo)的使用,，是否能適用正當(dāng)使用而得以豁免侵權(quán)責(zé)任,？回答是肯定的，且有司法判例,。例如,，西安市中級(jí)人民法院審理的哈高科綏棱二塑有限公司與北京立高防水工程有限公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，2002年7月7日黑龍江某公司取得了商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的“SBC”圖形注冊(cè)商標(biāo)（該注冊(cè)商標(biāo)的SBC非一般字母書(shū)寫(xiě)）,，核定使用商品為第19類防水卷材,。2004年6月7日黑龍江某公司將其“SBC”注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給哈高科,。 2004年11月哈高科發(fā)現(xiàn)王景玉銷售了立高公司生產(chǎn)的防水材料，該產(chǎn)品合格證,、宣傳資料及商品名稱上均使用了“SBC”,，但立高公司使用的字母形狀與哈高科的注冊(cè)商標(biāo)不同，同時(shí)立高公司在其產(chǎn)品上使用了自己的“立高”注冊(cè)商標(biāo),。立高公司持有的全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證上注明產(chǎn)品名稱：其他建筑防水材料（SBC聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材）,；陜西省建設(shè)科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目證書(shū)及科技成果認(rèn)證書(shū)載明：立高公司的項(xiàng)目名稱為：“立高”牌SBC高分子復(fù)合防水卷材。哈高科起訴認(rèn)為,，三被告的行為侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán),，訴至法院。法院審理認(rèn)為,，立高公司在其生產(chǎn)的防水材料上并未將“SBC”作為商標(biāo)使用,，且使用的“SBC”與哈高科的注冊(cè)商標(biāo)形狀不同，立高公司在對(duì)外宣傳時(shí)在“SBC”前均使用了自己的“立高”注冊(cè)商標(biāo),，這種使用并未使相關(guān)公眾對(duì)其產(chǎn)品的來(lái)源產(chǎn)生混淆或者認(rèn)為其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系,。立高公司使用爭(zhēng)訟之標(biāo)識(shí)屬正當(dāng)使用，不會(huì)對(duì)哈高科的注冊(cè)商標(biāo)造成損害,。筆者認(rèn)為,，立高公司使用的“SBC”不屬于商標(biāo)使用行為，符合正當(dāng)使用的構(gòu)成要件,，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),。
三、“正當(dāng)使用抗辯”的性質(zhì)
“正當(dāng)使用抗辯”是屬于“不侵權(quán)抗辯”,，還是“侵權(quán)例外抗辯”,，其是否與“混淆可能性”相關(guān)聯(lián)，這是一個(gè)十分有意思的問(wèn)題,。即使在美國(guó)的判例中,，也有不同的觀點(diǎn)。有些判例認(rèn)為正當(dāng)使用僅僅與判斷是否可能造成混淆有關(guān),，只要認(rèn)定有可能發(fā)生混淆就拒絕適用正當(dāng)使用原則,；另一些案例則將正當(dāng)使用視為一個(gè)獨(dú)立的抗辯事由，即使有可能造成混淆,，如果滿足了正當(dāng)使用的構(gòu)成條件,，被告仍然可以豁免于侵權(quán)的指控。兩種觀點(diǎn)針?shù)h相對(duì),，最能說(shuō)明上述兩種觀點(diǎn)碰撞的是備受矚目的KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案,，該案中，Lasting Impression I, Inc.（原告）和KP Permanent Make-up Inc.（被告）都是持久化妝（Permanent Make-up）行業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)者，他們都生產(chǎn)各自的色素產(chǎn)品,。原告在其色素產(chǎn)品上使用的商標(biāo)是“Micro Colors”,，而被告也在其色素產(chǎn)品瓶子上的標(biāo)簽和宣傳單上使用“micro color”， 來(lái)描述其產(chǎn)品的色素程度和顏色種類以及進(jìn)行相關(guān)的市場(chǎng)宣傳,。面對(duì)原告的商標(biāo)侵權(quán)訴訟,，被告提出了法定正當(dāng)使用之抗辯。雖然原告初步舉證了存在混淆可能性,，但聯(lián)邦地方法院認(rèn)為被告的正當(dāng)使用抗辯成立,，做出了有利于被告的簡(jiǎn)易裁決,；而聯(lián)邦第九巡回上訴法院卻認(rèn)為被告在主張法定正當(dāng)使用之抗辯時(shí),，否定混淆可能之存在，因此該抗辯不成立,。2004年12月8日,，美國(guó)最高法院就KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案作出終審判決。最高法院的九名法官一致認(rèn)為,，在商標(biāo)侵權(quán)案件中,，即使混淆可能(Likelihood of Confusion)存在的情況下，法定正當(dāng)使用(Classic Fair Use)之抗辯也能成立,，被告在提出法定正當(dāng)使用之抗辯時(shí),，并沒(méi)有義務(wù)否定混淆可能。從邏輯上講,，正當(dāng)使用是作為一種抗辯存在,，其意義就在于“該抗辯成立則不侵權(quán)；否則即構(gòu)成侵權(quán)”,，而認(rèn)定侵權(quán)的前提在于存在混淆可能性,，如果原告不能證明有混淆的可能性，則侵權(quán)本身就不能成立,，被告無(wú)須再主張正當(dāng)使用進(jìn)行抗辯,。如果認(rèn)為正當(dāng)使用與混淆可能性不可能同時(shí)存在的話，正當(dāng)使用這一抗辯就沒(méi)有存在的必要,。正當(dāng)使用的理論基礎(chǔ)在于我們認(rèn)為有些情況下商標(biāo)權(quán)人的利益需要讓位于社會(huì)公眾誠(chéng)實(shí)描述其商品的權(quán)利,，而公眾的這種利益不應(yīng)因?yàn)橛锌赡茉斐赡承┗煜獾絼儕Z，換句話說(shuō),，之所以存在“混淆的可能性”,，根源就在于最初選擇了描述性的標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)；我們可以采取其他的辨別措施來(lái)防止這種混淆,，如顯著使用自己的商標(biāo)或者明確與商標(biāo)權(quán)人相區(qū)別等,。可以說(shuō),，在正當(dāng)使用的情況下,，被告使用某標(biāo)識(shí)不是作為商標(biāo)而是為了描述商品的特點(diǎn),，這本身就意味著一般情況下不會(huì)發(fā)生混淆；但是,，不論從邏輯上還是從理論上,，正當(dāng)使用的構(gòu)成都不應(yīng)當(dāng)以沒(méi)有混淆可能性為前提。當(dāng)然,，有發(fā)生混淆的可能性,，判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用就更應(yīng)該慎重，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況判斷商標(biāo)權(quán)人的利益是否應(yīng)該讓位于其他人正當(dāng)描述其產(chǎn)品的權(quán)利,。
四,、我國(guó)司法實(shí)踐中運(yùn)用正當(dāng)使用原則的案例縮影
１,、為指明自己商品的內(nèi)容使用他人商標(biāo)為正當(dāng)使用,。在（美國(guó)）教育考試服務(wù)中心（Educational Testing Service，簡(jiǎn)稱ETS）訴北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校侵犯著作權(quán)及商標(biāo)權(quán)糾紛一案中,，ETS是TOEFL考試的主持,、開(kāi)發(fā)者，對(duì)TOEFL試題享有著作權(quán),，并且在中國(guó)注冊(cè)了TOEFL商標(biāo),，分別核定使用在盒式錄音帶、考試服務(wù),、出版物等類別上,。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物上以醒目的字體標(biāo)明TOEFL字樣，故被訴侵權(quán),。一審法院認(rèn)定因其使用的TOEFL字樣與ETS的注冊(cè)商標(biāo)完全相同,，使用的商品類別也相同，故其行為構(gòu)成對(duì)ETS商標(biāo)權(quán)的侵犯,。二審法院則認(rèn)定：“在我國(guó)目前的社會(huì)狀況下,，出版發(fā)行屬于國(guó)家管制的特殊行業(yè)，出版物屬于特殊商品,，對(duì)出版物的來(lái)源進(jìn)行識(shí)別一般是通過(guò)出版物的作者和出版單位來(lái)實(shí)現(xiàn)的,。本案中，雖然ETS在出版物,、錄音磁帶上合法注冊(cè)了TOEFL商標(biāo),，新東方學(xué)校在‘TOEFL系列教材’、‘TOEFL聽(tīng)力磁帶’上突出使用了‘TOEFL’字樣,，但新東方學(xué)校對(duì)‘TOEFL’是在進(jìn)行描述性或者敘述性的使用,，其目的是為了說(shuō)明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來(lái)源,，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來(lái)源的誤認(rèn)和混淆,。”基于此，二審法院認(rèn)為新東方學(xué)校上述使用行為不侵犯ETS對(duì)TOEFL享有的商標(biāo)專用權(quán) ,。
2,、使用地名在某種程度上講也屬于正當(dāng)使用。地名作為商標(biāo)同樣是具有特殊性的,，我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定：縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名不得作為商標(biāo)注冊(cè),。這也符合國(guó)際上的慣例，因?yàn)樵搮^(qū)域內(nèi)的公眾應(yīng)該都有權(quán)使用該地名,，不應(yīng)被某個(gè)人壟斷,。但是，對(duì)于非縣級(jí)以上的地名以及取得了第二含義的地名,，商標(biāo)法是不禁止注冊(cè)的,，對(duì)于該部分商標(biāo)而言,，同樣存在著其他人正當(dāng)使用的問(wèn)題,。如南京利源物業(yè)發(fā)展有限公司訴南京金蘭灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾案，就反映出了這個(gè)問(wèn)題,。南京市江寧區(qū)境內(nèi)有一個(gè)“百家湖”,，由于眾多房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的開(kāi)發(fā)及廣告宣傳為眾人所知。利源公司成功開(kāi)發(fā)了以“百家湖公園”命名的樓盤,，并在“不動(dòng)產(chǎn)管理”等服務(wù)類別上注冊(cè)了“百家湖”文字的服務(wù)商標(biāo),。南京金蘭灣公司在該地區(qū)開(kāi)發(fā)了一處名為“楓情家園”的樓盤，并以“百家湖?楓情國(guó)度”為廣告語(yǔ)進(jìn)行宣傳 ,。本案中對(duì)“百家湖”的使用也是為了指明商品與某地理位置的聯(lián)系,，金蘭灣公司并無(wú)惡意利用利源公司的商譽(yù)，“百家湖”的吸引力來(lái)自于它自身的地理環(huán)境而非來(lái)自于利源公司,，應(yīng)該可以構(gòu)成正當(dāng)使用,。值得注意的是，最高人民法院民三庭針對(duì)該案請(qǐng)示的答復(fù)中提到的五個(gè)應(yīng)該注意的問(wèn)題,，其中提到“相關(guān)商品或服務(wù)的分類情況”,，認(rèn)為商品或服務(wù)的分類情況往往決定了是否需要指示其地理位置。房地產(chǎn)銷售中指示房地產(chǎn)的地理位置,，一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是基于說(shuō)明該商品的自然屬性的需要,。
３,、通用技術(shù)名稱或術(shù)語(yǔ)的正當(dāng)使用,。如廈門華僑電子企業(yè)有限公司與四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司北京分公司等侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案 。法院查明“HDTV”是本行業(yè)中技術(shù)術(shù)語(yǔ)“高清晰度電視”的英文縮寫(xiě)，已作為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)予以明確,。四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司使用“CHDTV”不足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn),，屬于正當(dāng)使用。再如西安市中級(jí)人民法院審理的深圳市遠(yuǎn)航科技有限公司與被告深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司等侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案,，西安中院認(rèn)為“挖坑”,、“保皇”分別為起源于陜西,、山東地方撲克牌游戲名稱,，且一直是作為特定撲克牌游戲名稱存在并被公眾廣泛使用，因此其作為撲克游戲的名稱,，并已為相關(guān)公眾普遍接受,。被告使用的“挖坑”、“?；?#8221;屬于合理使用,，不構(gòu)成侵權(quán)。
4,、通過(guò)簽訂許可合同正當(dāng)使用,。如最高人民法院判決的哈羅斯特瑞特公司有限公司與武漢銀沙鱉休閑用品有限公司等侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案中，認(rèn)為武漢銀沙鱉休閑用品有限公司在生產(chǎn),、銷售的服裝上使用哈羅斯特瑞特公司的注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)上述問(wèn)題的研究，筆者認(rèn)為我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》在判定商標(biāo)侵權(quán)上可以在以下方面予以完善：明確判定商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件,；將造成相似,、混淆作為商標(biāo)侵權(quán)判斷的要素之一；即明確商標(biāo)侵權(quán)判斷的邏輯規(guī)則,，主張將“相似”,、“混淆”作為必要要件，但不是充分要件,，如法定抗辯和法理上的例外抗辯理由成立,，則可以認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)。但例外抗辯應(yīng)與“構(gòu)成混淆”為邏輯前提,，否則就沒(méi)有必要進(jìn)行例外抗辯,。
